Một số ý kiến đóng góp đối với Báo cáo rà soát Luật Sở hữu trí tuệ – Thạc sĩ Đoàn Hồng Sơn, Giám Đốc Công ty luật TNHH IP-MAX

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP ĐỐI VỚI BÁO CÁO RÀ SOÁT LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 

 

Thạc sĩ Đoàn Hồng Sơn

Giám Đốc Công ty luật TNHH IP-MAX

 

 

Nhìn chung, bản Tổng hợp Báo cáo đã chỉ ra được những thiếu sót trong Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể là một số quy định còn chưa rõ rằng hoặc bất hợp lý, gây vướng mắc trong quá trình thực hiện và một số quy định còn chưa phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế mà Việt Nam đã cam kết áp dụng.

 

Ý kiến đóng góp đưới đây chủ yếu tập trung vào một số điểm còn chưa thống nhất với nhận định và đề xuất trong Báo cáo và một số điểm mà Báo cáo chưa đề cập tới.

 

1.      Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ bằng các biên pháp công nghệ - Điều 198.1(a), Điều 28.12 và Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ:

 

Điều 198.1(a) quy định về Quyền tự bảo vệ:

 

“1. Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền áp dụng các biện pháp sau đây để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình:

 

a) Áp dụng biện pháp công nghệ nhằm ngăn ngừa hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;”

 

Điều 28.12 và Điều 28.14 quy định về hành vi xâm phạm quyền tác giả bao gồm:

 

“12. Cố ý huỷ bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.

 

14. Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình”.

 

Việc quy định quyền của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ được áp dụng các biện pháp công nghệ nhằm ngăn ngừa hành vi xâm phạm là cần thiết và chính đáng, đặc biệt trong điều kiện nguồn lực của nhà nước và xã hội trong việc ngăn chặn và xử lý vi phạm về sở hữu trí tuệ còn hạn chế, chủ sở hữu trí tuệ cần có khả năng áp dụng các biện pháp tự bảo vệ quyền của mình. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, việc áp dụng các biện pháp công nghệ để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cũng sẽ hạn chế một cách đáng kể việc tiếp cận và khai thác các đối tượng sở hữu trí tuệ, đặc biệt là quyền tác giả theo nguyên tắc “sử dụng hợp lý” (fair-use). Pháp luật một số nước trên thế giới cũng có quy định các trường hợp ngoại lệ cho việc vô hiệu hóa các biện pháp kỹ thuật để sử dụng theo “nguyên tắc sử dụng hợp lý” . Luật về Quyền tác giả trong Kỷ nguyên số của Hoa Kỳ cũng có quy định một số trường hợp ngoại lệ như vậy, trong đó bao gồm:

 

(i)                Việc vô hiệu hóa biên pháp kỹ thuật bởi thư viện và các trung tâm đào tạo nhằm tiếp cận với tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả để lựa chọn việc thu thập tác phẩm;

 

(ii)             Việc vô hiệu hóa biện pháp kỹ thuật bởi cơ quan chức chính phủ trong việc thực thi pháp luật và thu thập thông tin tình báo;

 

(iii)           Thiết kế đối chiếu (reverse engineering) để phát triển các chương trình phần mềm tương tác;

 

(iv)           Vô hiệu hóa biện pháp kỹ thuật để nghiên cứu mã hóa (phục vụ cho mục đích trung thực, lành mạnh)

 

(v)              Vô hiệu hóa biện pháp kỹ thuật (để phát triển phần mềm) nhằm bảo vệ trẻ em khỏi các nội dung độc hại trên internet;

 

(vi)           Vô hiệu hóa biện pháp kỹ thuật để bảo vệ riêng tư cá nhân (ví dụ như vô hiệu hóa các công cụ thu thập thông tin cá nhân bất hợp pháp);

 

(vii)         Vô hiệu hóa biện pháp kỹ thuật để thử nghiệm hệ thống an ninh

 

Cần có quy định đảm bảo việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ quyền tác giả (và quyền sở hữu trí tuệ nói chung) không loại trừ khả năng tiếp cận và sử dụng tác phẩm dựa trên nguyên tắc “sử dụng hợp lý”. Có thể quy định một cơ chế phù hợp trong đó:

 

-         chủ thể có nhu cầu “sử dụng hợp lý” tác phẩm liên hệ với chủ sở hữu tác phẩm để thực hiện việc “sử dụng hợp lý” của mình;

 

-         chủ sở hữu tác phẩm có trách nhiệm tạo điều kiện cho phép chủ thể đó tiếp cận và sử dụng được tác phẩm mà không bị ngăn cản bởi các biện pháp kỹ thuật.

 

 

2.      Xâm phạm quyền đối với sáng chế - Điều 126.1 Luật Sở hữu trí tuệ và Điều 8.1 Nghị Định số 105/2006/NĐ-CP:

 

Đồng ý với phân tích của Báo cáo cho rằng: trong thực tế xử lý hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế, không chỉ ở Việt Nam mà tại nhiều nước khác, việc sử dụng giải pháp kỹ thuật tương đương với giải pháp được bảo hộ sáng chế cũng phải bị coi là hành vi vi xâm phạm.

 

Tuy nhiên, khái niệm “sử dụng sáng chế được bảo hộ” và “giải pháp kỹ thuật tương đương với sáng chế đó” theo như đề xuất trong báo cáo chưa rõ ràng, dễ gây nhầm lẫn về phương thức xác định hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế. Nên sử dụng thống nhất khái niệm “giải pháp kỹ thuật thuộc phạm vi bảo hộ sáng chế” như đã quy định rõ ràng tại Điều 8.1, Nghị Định số 105/2006/NĐ-CP. Theo đó, Khoản 1, Điều 126 Luật Sở hữu trí tuệ nên sửa đổi thành:

 

“Các hành vi sau đây bị coi là xâm phạm quyền của chủ sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí:

 

1. Sử dụng giải pháp kỹ thuật thuộc phạm vi bảo hộ sáng chế hoặc giải pháp kỹ thuật tương đương với giải pháp kỹ thuật thuộc phạm vi bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ hoặc kiểu dáng công nghiệp không khác biệt đáng kể với kiểu dáng đó, thiết kế bố trí được bảo hộ hoặc bất kỳ phần nào có tính nguyên gốc của thiết kế bố trí đó trong thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ mà không được phép của chủ sở hữu;”

 

 

3.      Điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu - Điều 72.2 và Điều 74.2 Luật Sở hữu trí tuệ:

 

Điều 74.2(e) Luật Sở hữu trí tuệ quy định: nhãn hiệu không có khả năng phân biệt [và như vậy sẽ không đáp ứng điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu theo Điều 72.2 [1] [1]] nếu:

 

“e. Dấu hiệu không phải là nhãn hiệu liên kết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự trên cơ sở đơn đăng ký có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn trong trường hợp đơn đăng ký được hưởng quyền ưu tiên, kể cả đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;”

 

Cách diễn đạt của Điều 74.2(e) không rõ ràng, và không loại trừ một cách cụ thể các dấu hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu đã được nộp đơn yêu cầu bảo hộ trước đó, nhưng “chưa được đăng ký”.

 

Trên thực tế, khi đưa ra đối chứng là các nhãn hiệu trùng lặp hoặc tương tự gây nhầm lẫn, có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn, Cục Sở hữu trí tuệ dẫn chiếu Điều 90(2) (về nguyên tắc nộp đơn đầu tiên) chứ không phải là Điều 74.2(e) (về Điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu) làm cơ sở để từ chối bảo hộ nhãn hiệu. Trong khi đó, có rất nhiều đơn đăng ký nhãn hiệu mặc dù đã hết hiệu lực (bị từ chối bảo hộ mà không có khiếu nại trong thời hạn quy định), vẫn có thể được đưa ra làm đối chứng.

 

Để tránh nhầm lẫn và vướng mắc trong quá trình xem xét điều kiện bảo hộ của nhãn hiệu như nêu trên, nên sửa đổi quy định tại Điều 74.2(e) và 74.2(h) rõ ràng và tách biệt như sau:

 

Đối với trường hợp đối chứng là các nhãn hiệu mới được nộp đơn, nhưng chưa được đăng ký:

 

“e. Dấu hiệu không phải là nhãn hiệu liên kết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được nộp đơn đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự với ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn trong trường hợp đơn đăng ký được hưởng quyền ưu tiên, kể cả đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, trừ trường hợp các đơn đăng ký này đã hết hiệu lực do (i) người nộp đơn rút đơn; hoặc (ii) đơn bị từ chối bảo hộ bởi một thông báo hoặc quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ mà người nộp đơn không có ý kiến trả lời hoặc khiếu nại trong thời hạn quy định;”

 

Đối với trường hợp đối chứng là các nhãn hiệu đã được đăng ký:

 

“(h) Dấu hiệu không phải là nhãn hiệu liên kết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự mà đăng ký nhãn hiệu đó đang còn hiệu lực hoặc đã chấm dứt hiệu lực chưa quá năm năm, trừ trường hợp hiệu lực bị chấm dứt vì lý do nhãn hiệu không được sử dụng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 95 của Luật này;”

 

 

4.      Công nhận và ghi nhận Nhãn hiệu nổi tiếng (NHNT):

 

Quy định tại Mục 41.1 trong Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN đã thể hiện rõ nguyên tắc bảo hộ đối với nhãn hiệu nổi tiếng:

 

“42.1 Các nhãn hiệu nổi tiếng được pháp luật Việt Nam bảo hộ theo quy định tại Điều 75 của Luật Sở hữu trí tuệ và phù hợp với quy định tại Điều 6bis Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp [2] [2]”. 

           

Như vậy, một NHNT sẽ được bảo hộ mà không cần bất kỳ thủ tục đăng ký hay ghi nhận nào. Tuy nhiên, trong thực tế thi hành, do những hạn chế trong kiến thức về NHNT nói riêng và về quyền SHCN nói chung, có nhiều trường hợp cơ quan chức năng ngần ngại trong việc áp dụng các biện pháp xử lý vì họ không chắc chắn  liệu nhãn hiệu được yêu cầu bảo vệ có phải là NHNT hay không.

 

Vì vậy, việc quy định thủ tục công nhận và ghi nhận nhãn hiệu nổi tiếng là cần thiết để giảm bớt khó khăn, vướng mắc cho cả chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng và cơ quan thực thi. Tuy nhiên, thủ tục này phải được quy định một cách hợp lý để không trở thành một hình thức “đăng ký” bảo hộ phức tạp, tốn nhiều thời gian, trái với nguyên tắc bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng như quy định tại Điều 6bis Công Ước Paris.

Trước hết, cần phải khẳng định rõ một lần nữa nguyên tắc bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng như Quy định tại Điều 42.1 trên đây:

 

“42.1 Các nhãn hiệu nổi tiếng được pháp luật Việt Nam bảo hộ theo quy định tại Điều 75 của Luật Sở hữu trí tuệ và phù hợp với quy định tại Điều 6bis Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp mà không cần có bất kỳ thủ tục đăng ký hay công nhận nào”. 

 

Sau nữa, cần có quy định cụ thể và đơn giản về việc ghi nhận các nhãn hiệu nổi tiếng vào Danh mục nhãn hiệu nổi tiếng được lưu giữ tại Cục Sở hữu trí tuệ theo hướng:

 

(i)                Các nhãn hiệu được công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng trong một quyết định của Tòa Án hay một quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ, dù là quyết định riêng biệt về sự nổi tiếng của nhãn hiệu, hay là quyết định về một vụ việc cụ thể trong đó có công nhận sự nổi tiếng của nhãn hiệu này, có thể được ghi nhận vào Danh mục nhãn hiệu nổi tiếng được lưu giữ tại Cục Sở hữu trí tuệ.

 

(ii)             Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng nộp vào Cục Sở hữu trí tuệ một bản sao Quyết Định của Tòa Án hoặc của chính Cục Sở hữu trí tuệ trong đó có công nhận một nhãn hiệu là nổi tiếng, cùng với tất cả các thông tin liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng mà dựa vào đó, Tòa Án hoặc Cục Sở hữu trí tuệ đã kết luận nhãn hiệu là nổi tiếng, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ghi nhận nhãn hiệu nổi tiếng nói trên vào danh mục nhãn hiệu nổi tiếng tại Cục Sở hữu trí tuệ, đồng thời, ra thông báo cho chủ sở hữu nhãn hiệu về việc ghi nhận này.

 

 

5.      Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị xử lý hành chính – Điều 211.1(a):

 

Điều 211.1 Luật Sở hữu trí tuệ quy định:

 

“1. Tổ chức, cá nhân thực hiện một trong các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sau đây bị xử phạt vi phạm hành chính:

 

a) Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây thiệt hại cho tác giả, chủ sở hữu, người tiêu dùng hoặc cho xã hội;

 

b) Sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ quy định tại Điều 213 của Luật này hoặc giao cho người khác thực hiện hành vi này;

 

c) Sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ tem, nhãn hoặc vật phẩm khác mang nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý giả mạo hoặc giao cho người khác thực hiện hành vi này.”

 

Rất khó để xác định thế nào là “gây thiệt hại” cho tác giả, chủ sở hữu, người tiêu dùng hoặc cho xã hội, và liệu các hành vi xâm phạm, mặc dù chưa gây ra thiệt hại thực tế, nhưng có nguy cơ gây ra thiệt hại nếu không được ngăn chặn, có thể bị xử lý hành chính hay không?

Mặc dù Nghị Định 97/2010/NĐ-CP không quy định việc chứng minh thiệt hại thực tế, như là một nội dung bắt buộc trong đơn yêu cầu xử lý xâm phạm, để tránh nhầm lẫn trong quá trình áp dụng, nên sửa điểm a, khoản 1 của Điều 211 Luật Sở hữu trí tuệ như sau:

 

“1. Tổ chức, cá nhân thực hiện một trong các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sau đây bị xử phạt vi phạm hành chính:

 

a) Xâm phạm quyền sở hữu gây thiệt hại hoặc có khả năng gây thiệt hại cho tác giả, chủ sở hữu, người tiêu dùng hoặc cho xã hội”

 

 

6.      Quy định về bồi thường thiệt hại:

 

Các quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ về bồi thường thiệt hại (Điều 203, 204 và 205) cũng như các quy định trong Nghị Định số 105/2006/NĐ-CP đã thể hiện rõ nguyên tắc xác định mức bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm gây ra trên cơ sở chứng minh “thiệt hại thực tế đã xảy ra” [3] [3].

 

Thiệt hại thực tế do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chủ yếu là những thiệt hại gián tiếp (ví dụ như giảm sút về thu nhập, lợi nhuận, tổn thất về cơ hội kinh doanh...), chứ không phải là tổn thất trực tiếp do hành vi xâm phạm gây ra, nên rất khó chứng minh một cách đầy đủ. Điều này dẫn đến việc Tòa Án áp dụng mức bồi thường thiệt hại rất thấp, không đủ sức trừng phạt, răn đe. Vì vậy, cần phải xem xét đến yếu tố lỗi trong việc xác định mức bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm. Nếu hành vi xâm phạm được thực hiện do lỗi cố ý, chủ thể thực hiện hành vi đã biết là xâm phạm nhưng vẫn cố tình thực hiện, thì mức bồi thường thiệt hại có thể tăng lên nhiều lần so với hành vi vi phạm vô ý (không biết là vi phạm). Một số nước trên thế giới cũng đã có những quy định tương tự về vấn đề này. Ví dụ như Luật Nhãn hiệu Hoa Kỳ có quy định cho phép Tòa Án được áp dụng mứuc bồi thường thiệt hại gấp ba lần thiệt hại thực tế chứng minh được hoặc lợi nhuận có được do hành vi xâm phạm (tùy theo mức nào lớn hơn) cùng với chi phí luật sư hợp lý, trong trường hợp bị đơn cố tình xâm phạm bằng cách sử dụng nhãn hiệu giả mạo [4] [4].

 

            Tương tự, Luật Sáng Chế của Hoa Kỳ (35 U.S.C. 284) [5] [5] cũng có quy định cho phép tăng mức bồi thường thiệt hại tới gấp ba lần thiệt hại xác minh được trên thực tế, nếu có bằng chứng rõ ràng rằng bị đơn đã biết về giải pháp kỹ thuật được bảo hộ sáng chế, cố tình bất chấp pháp luật về sáng chế, cố tình vi phạm, và không có cơ sở nào cho phép suy luận rằng bị đơn có quyền thực hiện hành vi vi phạm như vậy.

 

            Trên đây là một số ý kiến đóng góp bước đầu. Cần phải tiếp tục nghiên cứu thấu đáo, toàn diện, tìm hiểu sâu sắc những vướng mắc trong quá trình thực thi Luật Sở hữu trí tuệ, tham khảo pháp luật và thực tiễn quốc tế, từ đó đề xuất những sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện Luật Sở hữu trí tuệ đáp ứng các tiêu chí: Minh bạch, Thống nhất, Hợp lý và Khả thi.