VCCI_Góp ý Dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi

Kính gửi: Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Ngày 28/3/2022, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhận được Công văn số 637/UBPL15 của Quý Cơ quan đề nghị góp ý dự Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (Dự thảo ngày 24/3/2022) (sau đây gọi tắt là Dự thảo). VCCI đã triển khai lấy ý kiến các doanh nghiệp, hiệp hội, chuyên gia và có một số ý kiến như sau:

Việc sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) (được ban hành năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019) là cần thiết để đáp ứng điều kiện phát triển mới của đất nước, thể chế hóa chủ trương của Đảng[1], khắc phục những bất cập của Luật hiện hành đặc biệt là trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra rộng khắp và mạnh mẽ. Đồng thời, việc sửa đổi này cũng nhằm đáp ứng các yêu cầu của cam kết quốc tế liên quan đến quyền SHTT và cũng nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

Về các nội dung góp ý cụ thể, ngoài các bản góp ý đã gửi trước đây, VCCI xin có thêm một số góp ý như sau:

1. Vấn đề chuyển đổi số trong sở hữu công nghiệp

Chuyển đổi số đang là xu hướng quan trọng trên toàn thế giới và cũng là xu hướng tất yếu tại Việt Nam, đặc biệt trong thực hiện thủ tục hành chính, nhất là liên quan đến các thủ tục phục vụ trực tiếp hoạt động kinh doanh, hội nhập kinh tế quốc tế như sở hữu công nghiệp.

Đề nghị xem xét bổ sung vào luật các quy định liên quan đến nội dung chuyển đổi số, trong đó có một số thủ tục cần được thực hiện trực tuyến:

• Đăng ký, xác lập quyền sở hữu công nghiệp trực tuyến. Hiện tại Dự thảo Luật chỉ mới quy định nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan qua Cổng dịch vụ công trực tuyến (khoản 27 Điều 1 sửa đổi bổ sung Điều 50, nộp Đơn khiếu nại lần đầu (khoản 3 Điều 119.a);
• Tra cứu khả năng bảo hộ trực tuyến;
• Tra cứu cơ sở dữ liệu về nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp, dữ liệu này cần được cập nhật (theo đánh giá của nhiều doanh nghiệp và chuyên gia thì hiện nay hệ thống cơ sở dữ liệu của Cục Sở hữu trí tuệ không đầy đủ và không được cập nhật kịp thời, không ổn định).

2. Vấn đề công nhận các loại tài sản số, bảo vệ quyền SHTT trong môi trường số

Pháp luật SHTT của Việt Nam đã ghi nhận và bảo hộ nhiều loại tài sản trí tuệ, như quyền tác giả và quyền liên quan đối với tác phẩm, phần mềm, hệ thống thông tin, SHCN đối với bí mật kinh doanh. Tuy nhiên, một số vấn đề chưa được làm rõ gây nhiều khó khăn trên thực tiễn triển khai.

Trước hết, khái niệm bí mật kinh doanh trong Luật SHTT vẫn còn rất chung chung và khó hiểu.

Luật SHTT quy định bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh (khoản 23 Điều 4). Điều 84 Luật SHTT quy định điều kiện với bí mật kinh doanh được bảo hộ gồm:

• Không phải là hiểu biết thông thường và không dễ dàng có được;
• Khi được sử dụng trong kinh doanh sẽ tạo cho người nắm giữ bí mật kinh doanh lợi thế so với người không nắm giữ hoặc không sử dụng bí mật kinh doanh đó;
• Được chủ sở hữu bảo mật bằng các biện pháp cần thiết để bí mật kinh doanh đó không bị bộc lộ và không dễ dàng tiếp cận được.

Quy định tương đối chung chung, chưa rõ ràng về bí mật kinh doanh khiến việc áp dụng quy định này trong từng trường hợp phụ thuộc vào hiểu biết của cơ quan nhà nước. Dữ liệu là lĩnh vực tương đối mới mẻ, dẫn đến tình trạng cơ quan nhà nước còn dè dặt trong việc áp dụng quy định này. Điều này dẫn đến các tranh luận về việc dữ liệu nào được coi là bí mật kinh doanh và cần có cơ chế bảo hộ như thế nào. Trên thực tiễn, đã nảy sinh tình huống mất cắp dữ liệu nhưng các cơ quan nhà nước vẫn ngần ngại khi coi đây là loại tài sản trí tuệ cần được bảo vệ.

Một vấn đề nữa có liên quan là lưu trữ và sử dụng dữ liệu người dùng. Những nguyên tắc cơ bản nhất như: (1) chỉ được thu thập thông tin cá nhân khi được sự đồng ý của cá nhân đó; (2) chỉ sử dụng thông tin cá nhân thu thập được vào mục đích được sự đồng ý; (3) phải có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin; (4) không cung cấp dữ liệu người dùng cho cá nhân, tổ chức khác đã được đưa vào Luật Công nghệ thông tin từ năm 2006. Luật An toàn thông tin mạng đã dành hẳn một mục để quy định về vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng internet. Các nội dung nguyên tắc về bảo vệ dữ liệu cá nhân thì cũng không khác nhiều so với Luật Công nghệ thông tin, nhưng có bổ sung thêm biện pháp bảo đảm thực thi. Luật Công nghệ thông tin chỉ quy định biện pháp bảo đảm là cá nhân có quyền đòi bồi thường khi người nắm dữ liệu cá nhân vi phạm các nghĩa vụ trên, Luật An toàn thông tin mạng thì bổ sung thêm biện pháp thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan nhà nước.

Ngày 07/3/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 27/NQ-CP thông qua hồ sơ xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Như vậy vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng được kỳ vọng sẽ có khung pháp lý toàn diện để điều chỉnh.

Pháp luật Việt Nam đã có quy định cấm các hành vi mua bán dữ liệu người dùng, được thực thi bằng cả các biện pháp dân sự, hành chính và hình sự. Tuy nhiên, việc coi dữ liệu cá nhân là bí mật kinh doanh, một dạng tài sản trí tuệ được bảo hộ theo pháp luật về sở hữu trí tuệ thì chưa rõ ràng.

Luật SHTT chưa xác định khái niệm “tài sản trí tuệ”. Chính vì vậy, hiện nay, có sự lúng túng trong xác định hợp đồng có đối tượng là tài sản trí tuệ. Nếu như trong nhiều lĩnh vực kinh tế khác, giá trị tài sản lớn nhất đối với doanh nghiệp là nhà máy, thiết bị, công trình… thì trong kinh tế số tài sản có giá trị nhất lại là phần mềm, dữ liệu, hệ thống thông tin, bản quyền sách, âm nhạc, phim, chương trình giải trí, nghệ thuật… Đây đều là các đối tượng tài sản được bảo hộ theo pháp luật về SHTT.

Bảo hộ tài sản trí tuệ để phát triển kinh tế số (công nhận các loại tài sản số, bảo vệ tài sản số trong các hợp đồng dân sự, lao động, bảo vệ tài sản số bằng pháp luật hình sự, bảo hộ quyền sở hữu tài sản của cá nhân, bảo đảm giao kết hợp đồng…) là giải pháp quan trọng để thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp vào các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn hay thu hút được dự án đầu tư nước ngoài chất lượng tốt.

Luật Công nghệ thông tin có quy định về bảo vệ quyền SHTT trong môi trường kỹ thuật số (khoản 3 Điều 12 Luật Công nghệ thông tin về các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm: “3. Xâm phạm quyền SHTT trong hoạt động công nghệ thông tin; sản xuất, lưu hành sản phẩm công nghệ thông tin trái pháp luật; giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác; tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền của tổ chức, cá nhân sử dụng hợp pháp tên miền đó”).

Việc bảo vệ quyền SHTT trong lĩnh vực công nghệ thông tin phải tuân theo các quy định của pháp luật chuyên ngành về SHTT. Tuy nhiên, Luật SHTT không có quy định cụ thể về bảo vệ quyền SHTT trong môi trường kỹ thuật số. Vấn đề này mới chỉ được quy định rải rác tại một số luật và các văn bản dưới luật như Nghị định hoặc Thông tư (Nghị định số 105/2006/NĐ-CP, Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN, Thông tư liên tịch 07/2012/TTLT-BTTTT-BVHTTDL…). Các văn bản pháp luật cũng không quy định những nguyên tắc cơ bản của việc thực thi quyền SHTT trong môi trường kỹ thuật số nhằm đảm bảo quyền tự do ngôn luận, bảo vệ các thông tin cá nhân của người dùng cũng như ngăn chặn việc lạm dụng quyền của các chủ thể quyền SHTT.

Do vậy cần xem xét bổ sung vào Luật SHTT chế định ghi nhận, bảo hộ các loại tài sản trí tuệ trên môi trường số, bên cạnh việc sửa đổi Luật Điện ảnh, Luật Giao dịch điện tử, Luật Công nghiệp công nghệ số… theo hướng bảo vệ quyền tài sản cá nhân, quyền sở hữu cá nhân với dữ liệu, bảo đảm và thúc đẩy các giao kết hợp đồng.

Để nâng cao năng lực bảo vệ quyền SHTT trong môi trường kỹ thuật số, cần phối hợp chặt chẽ giữa các ngành trong việc xây dựng quy định về thực thi SHTT trong môi trường kỹ thuật số theo hướng đáp ứng các yêu cầu của cam kết quốc tế và phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của Việt Nam, tạo nên một hệ thống thực thi về SHTT trên môi trường số một cách thống nhất, trong đó cần có những quy định cụ thể nhằm xác định cụ thể những hành vi bị coi là xâm phạm quyền SHTT trong môi trường kỹ thuật số, chủ thể xâm phạm cũng như cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm.

3. Vấn đề Quốc ca

Khoản 2 Điều 7 được sửa đổi như sau:

2. Việc thực hiện quyền sở hữu trí tuệ không được xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác và không được vi phạm các quy định khác của pháp luật có liên quan. Tổ chức, cá nhân thực hiện quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca không được ngăn chặn, cản trở việc phổ biến, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca.

“Điều 42. Chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan là Nhà nước

1. Nhà nước là đại diện chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan trong các trường hợp sau đây:
2. a) Tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng được sáng tạo do cơ quan sử dụng ngân sách nhà nước để đặt hàng, giao nhiệm vụ, đấu thầu;
3. b) Tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng được chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan cho Nhà nước;
4. c) Tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng còn trong thời hạn bảo hộ mà chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan, đồng chủ sở hữu quyền tác giả, đồng chủ sở hữu quyền liên quan (nếu có) chết không có người thừa kế; người thừa kế từ chối nhận di sản hoặc không được quyền hưởng di sản.
5. Nhà nước đại diện quản lý quyền tác giả, quyền liên quan trong các trường hợp sau đây:
6. a) Tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng mà không thể tìm kiếm được hoặc không xác định được chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan theo quy định của Luật này;
7. b) Tác phẩm khuyết danh cho đến khi danh tính của tác giả, đồng tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, đồng chủ sở hữu quyền tác giả được xác định, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 41 của Luật này.
8. Cơ quan sử dụng ngân sách nhà nước để đặt hàng, giao nhiệm vụ, đấu thầu để sáng tạo tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng là đại diện Nhà nước thực hiện quyền của chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan trong trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

Cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan là đại diện Nhà nước thực hiện quyền của chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan trong trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 1, khoản 2 Điều này.

4. Chính phủ quy định cụ thể biểu mức và phương thức thanh toán tiền bản quyền trong các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.”.

Đề nghị xem xét bổ sung thêm một điểm, có thể vào trước điểm a):

1. a) Tác phẩm được tạo bằng sử dụng ngân sách nhà nước. Tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc giao kết hợp đồng với tác giả sáng tạo tác phẩm là đại diện Nhà nước thực hiện quyền sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm đó.

Đề nghị xem xét bổ sung thêm một khoản vào trước khoản 2 (Chính phủ quy định cụ thể việc sử dụng tác phẩm thuộc sở hữu nhà nước), như sau:

2. Việc sử dụng tác phẩm thuộc sở hữu nhà nước:
3. a) Tổ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm thuộc sở hữu nhà nước quy định tại Điểm a) Khoản 1 Điều này phải được phép của tổ chức đại diện chủ sở hữu quyền tác giả của Nhà nước và tôn trọng quyền nhân thân theo quy định của Luật này;
4. b) Tổ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm được quy định tại Điểm b, c và d, Khoản 1 Điều này phải tôn trọng quyền nhân thân theo quy định của Luật này.

Chủ trương, chính sách của Nhà nước là khuyến khích sử dụng một số tác phẩm (bao gồm cả tác phẩm khuyết danh), hay tác phẩm đang còn trong thời hạn bảo hộ, nhưng đã được chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước (ví dụ cụ thể là trường hợp quyền tác giả đối với bản “Quốc Ca” đã được gia đình cố nhạc sỹ Văn Cao chuyển giao cho Nhà nước). Tuy nhiên, quy định hiện tại của Luật SHTT chưa xác định rõ cơ chế sử dụng các tác phẩm này (là sử dụng mà không cần phải xin phép bất kỳ cơ quan nhà nước nào). Thực tế nếu có quy định cũng khó thực hiện (sẽ rất mất thời gian, công sức để xin phép sử dụng một tác phẩm như Quốc ca), và như vậy cũng sẽ mâu thuẫn với chủ trương, chính sách của Nhà nước (như được quy định tại khoản 2, Điều 7).

Vì vậy, nên quy định rõ các loại tác phẩm thuộc sở hữu nhà nước, nếu sử dụng thì phải xin phép (bổ sung khoản a) trong Điều 42 như đề xuất ở trên và quy định rõ việc sử dụng các tác phẩm được quy định tại Khoản còn lại thì không cần phải xin phép.

4. Các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả dành cho người khuyết tật

Điều 25a, Khoản 4 quy định: “Trước khi phân phối hoặc truyền đạt, tổ chức này phải áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm các bản sao dưới định dạng dễ tiếp cận này không được sử dụng cho bất cứ đối tượng nào khác ngoài người khuyết tật”.

Quy định này truy cứu trách nhiệm của tổ chức được Chính phủ cho phép, làm giảm tính tích cực, chủ động của các tổ chức này trong việc sao chép, phân phối, biểu diễn, truyền đạt, xuất khẩu và nhập khẩu tác phẩm ở định dạng dễ tiếp cận, dẫn đến người khuyết tật vẫn không tiếp cận được tác phẩm.

Có một số băn khoăn về tính khả thi của việc kiểm soát được hoàn toàn không có ai ngoài người khuyết tật sử dụng tác phẩm ở định dạng dễ tiếp cận. Liệu các biện pháp công nghệ hiện nay có quản lý được rủi ro này hay không. Những tổ chức được Chính phủ cho phép, khi hoạt động vì mục đích phi lợi nhuận, có đủ nguồn lực kinh tế để đầu tư những công nghệ này hay không, trách nhiệm chi trả công nghệ để đáp ứng yêu cầu này thuộc về bên nào. Đó là những câu hỏi cần giải đáp thỏa đáng để không hạn chế chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức này.

Do đó, đề nghị bổ sung người nuôi dưỡng và chăm sóc người khuyết tật vào là đối tượng được sử dụng các định dạng dễ tiếp cận của tác phẩm do các tổ chức này sao chép, phân phối, truyền đạt, biểu diễn, xuất và nhập khẩu (ví dụ trong trường hợp người khuyết tật là trẻ em). Sửa quy định này thành: “Khuyến khích các tổ chức này áp dụng các biện pháp cần thiết để quản lý các bản sao dưới định dạng dễ tiếp cận do họ phân phối và truyền đạt chỉ phục vụ người khuyết tật, người nuôi dưỡng và chăm sóc người khuyết tật”.

5. Dấu hiệu loại trừ (không được bảo hộ) với danh nghĩa nhãn hiệu

Dự thảo sửa đổi Điều 73. Dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu quy định các dấu hiệu sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu:

1. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với hình quốc kỳ, quốc huy, quốc ca của Việt Nam và của các nước, quốc tế ca;
2. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép;
3. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam, của nước ngoài…

Đề nghị xem xét bổ sung từ “loại trừ” vào tên Điều, thành Điều 73. Dấu hiệu loại trừ không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu để phân biệt với các trường hợp dấu hiệu không được bảo hộ vì những lý do khác được quy định tại Điều 74, 75 của Luật SHTT.

Đề nghị xem xét bổ sung vào khoản 3 như sau:

3. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam, của nước ngoài hoặc trùng với tên thật, biệt hiệu, bút danh, nghệ danh, hình ảnh của nghệ sĩ, nghệ nhân có danh tiếng tại Việt Nam tới mức gây cho người tiêu dùng nhầm lẫn là sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu là do họ cung cấp hoặc được họ cho phép.

Việc bổ sung như vậy nhằm ngăn cản việc cố tình đăng ký, sử dụng tên tuổi, hình ảnh của nghệ nhân, nghệ sỹ nổi tiếng tại Việt Nam nhằm gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Ví dụ, một cá nhân hoặc công ty đăng ký nhãn hiệu giống hệt tên của một nghệ sỹ nổi tiếng cho các dịch vụ liên quan tới kịch, sân khấu, biểu diễn, hoặc tên một đạo diễn nổi tiếng cho các sản phẩm, dịch vụ liên quan tới phim ảnh, sân khấu.

6. Khả năng phân biệt của nhãn hiệu

Dự thảo sửa đổi Điều 74 (Khả năng phân biệt của nhãn hiệu).

Điểm d) cần bổ sung dấu hiệu loại trừ, không được bảo hộ như nhãn hiệu đối với các trường hợp “dấu hiệu đã được sử dụng phổ biến trong hoạt động sản xuất, kinh doanh” mà không thuộc các trường hợp khác đã được liệt kê trong điểm a khoản 2 Điều 74, ví dụ, trường hợp tên miền quốc gia, quốc tế như .vn, .com.vn hoặc .com, .net… mặc dù không phải là tên gọi, biểu tượng phổ thông cho một loại sản phẩm, dịch vụ cụ thể nào, cũng không phải là từ mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh, nhưng được các cá nhân, doanh nghiệp sử dụng rộng rãi trong hoạt động sản xuất kinh doanh, và vì vậy, không có khả năng được bảo hộ độc quyền như nhãn hiệu. Do đó, đề nghị xem xét bổ sung điểm d): Dấu hiệu mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh của chủ thể kinh doanh, hoặc dấu hiệu đã được sử dụng phổ biến trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tại điểm e), có thể xem xét cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu theo đơn nộp sau, nếu tại thời điểm xem xét cấp văn bằng bảo hộ, đã có quyết định chấm dứt hiệu lực của đăng ký nhãn hiệu đối chứng trên cơ sở 05 không sử dụng nhãn hiệu (thay vì lùi về ngày ưu tiên của đơn đang được xem xét). Do đó, đề nghị xem xét bổ sung điểm e) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của tổ chức, cá nhân khác được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự trên cơ sở đơn đăng ký có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn trong trường hợp đơn đăng ký được hưởng quyền ưu tiên, kể cả đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; trừ trường hợp đăng ký nhãn hiệu đó bị chấm dứt hiệu lực theo quy định của Luật này do nhãn hiệu đã không được sử dụng năm năm liên tục mà không có lý do chính đáng tính đến trước ngày xem xét cấp văn bằng bảo hộ cho đơn đang xem xét hoặc đăng ký nhãn hiệu đó bị hủy bỏ hiệu lực theo quy định của Luật này;

Ở điểm h): Ngoại lệ để đơn đăng ký nhãn hiệu không bị từ chối bởi một nhãn hiệu đã bị chấm dứt hiệu lực từ trước đó, cần nêu rõ là các trường hợp theo điểm a, b và c, khoản 1 Điều 95 của Luật SHTT, đó là:

1. Chủ văn bằng bảo hộ không nộp lệ phí duy trì hiệu lực hoặc gia hạn hiệu lực theo quy định;
2. Chủ văn bằng bảo hộ tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp;
3. Chủ văn bằng bảo hộ không còn tồn tại hoặc chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu không còn hoạt động kinh doanh mà không có người kế thừa hợp pháp;

Vì đăng ký nhãn hiệu được đưa ra là đối chứng để từ chối đã chấm dứt hiệu lực từ trước nên sẽ có trường hợp không thể chấm dứt hiệu lực đăng ký nhãn hiệu đối chứng đó trên cơ sở nhãn hiệu theo đăng ký này không được sử dụng trong năm năm liên tục. Ngoại lệ về việc đăng ký nhãn hiệu đối chứng bị chấm dứt hiệu lực do không sử dụng trong năm năm liên tục đã được quy định tại điểm e khoản 2 Điều 74 nêu trên.

Do đó đề nghị bổ sung ở điểm h) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của tổ chức, cá nhân khác đã được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự mà đăng ký nhãn hiệu đó đã chấm dứt hiệu lực theo quy định tại điểm a, b và c khoản 1 điều 95 Luật này, nhưng chưa quá ba năm kể từ ngày chấm dứt hiệu lực, trừ trường hợp có căn cứ để tin rằng nhãn hiệu đã chấm dứt hiệu lực đó không được sử dụng trong thương mại trong vòng 5 năm liên tục

7. Về quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

Luật SHTT hiện nay (điểm b khoản 1 Điều 86) quy định nguyên tắc chung “Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác” có quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí. Theo quy định này thì khi Nhà nước cấp kinh phí để tạo ra các đối tượng sở hữu công nghiệp (SHCN) này, Nhà nước sẽ có quyền đăng ký để trở thành chủ sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí. Luật SHTT quy định Chính phủ sẽ hướng dẫn việc áp dụng quy định của Điều 86.1.b. đối với “sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất – kỹ thuật, kinh phí từ ngân sách nhà nước” (khoản 2 Điều 86).

Nội dung nói trên được hướng dẫn chi tiết tại Điều 9 Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định về quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí của Nhà nước. Nhiều Luật khác cũng quy định nội dung khuyến khích tạo ra, khai thác và phổ biến sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí được tạo ra từ ngân sách nhà nước (Điều 41 Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, Điều 36 Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017, Điều 105 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017). Hệ thống văn bản hướng dẫn (bao gồm Nghị định và Thông tư) có quy định điều chỉnh về việc tạo ra, khai thác, sử dụng, quản lý tài sản trí tuệ do Nhà nước đầu tư rất lớn.

Tuy nhiên, pháp luật về tài sản trí tuệ/kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) do Nhà nước đầu tư hiện nay được quy định một cách tản mạn, thiếu tính hệ thống, các quy định pháp luật về tài sản trí tuệ/kết quả nhiệm vụ KH&CN do Nhà nước đầu tư không được quy định chung trong một văn bản pháp luật, sau đó được hướng dẫn cụ thể tại một số văn bản pháp luật có hiệu lực thấp hơn. Quy định của Luật SHTT hiện chưa đáp ứng và đi theo cơ chế khuyến khích nêu trên, thiếu tương thích với Luật KH&CN, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công trong một số trường hợp.

Phương án sửa đổi quy định này đã được đưa ra tại khoản 38 (Sửa đổi, bổ sung Điều 86) và khoản 39 (Bổ sung Điều 86a vào sau Điều 86) của Điều 1 của Dự thảo.

Tuy nhiên, để hoàn thiện Dự thảo, đề nghị xem xét bổ sung quy định về cơ chế phân chia hợp lý lợi ích giữa Nhà nước, cơ quan chủ trì và tác giả theo yêu cầu của Nghị quyết số 20-NQ/TW[2] và rà soát đảm bảo tương thích với các quy định trong các Luật đã nêu ở trên.

Liên quan đến trường hợp giống cây trồng là kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, Dự thảo có quy định tại một số điều khoản khác:

• khoản 82 Điều 1 của Dự thảo (sửa đổi, bổ sung Điều 164):

3. Đối với giống cây trồng được chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng toàn bộ ngân sách nhà nước, quyền đăng ký giống cây trồng được giao cho tổ chức chủ trì nhiệm vụ đó một cách tự động và không bồi hoàn. 
4. Đối với giống cây trồng được chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ được đầu tư bằng nhiều nguồn vốn, trong đó có một phần ngân sách nhà nước, phần quyền đăng ký đối với giống cây trồng tương ứng với tỷ lệ phần ngân sách nhà nước được giao cho tổ chức chủ trì nhiệm vụ một cách tự động và không bồi hoàn.”.

• khoản 2 Điều 2 của Dự thảo (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 28/2018/QH14) như sau:

1. b) Sửa đổi, bổ sung Điều 41 như sau:
2. Trong trường hợp sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, giống cây trồng là kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, giống cây trồng đó được giao cho tổ chức chủ trì một cách tự động và không bồi hoàn hoặc giao cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ. Khi được cấp văn bằng bảo hộ, tổ chức chủ trì là chủ sở hữu các sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, giống cây trồng một cách tương ứng.

Đề nghị xem xét không nên tách nhiệm vụ KH&CN riêng và quy định giống cây trồng được chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển là kết quả của nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước thì “không phải bồi hoàn” vì các lý do sau:

• Nhiệm vụ KH&CN được giao cho tổ chức, cá nhân cũng chính là tiền từ ngân sách của Nhà nước do vậy quy định như tại Điều 164 (khoản 3) Luật SHTT số 07/VBHN-VPQH là đủ, các chi tiết nên để các văn bản dưới luật quy định để thuận tiện cho việc sửa đổi, bổ sung nhằm phù hợp cho từng giai đoạn phát triển;
• Không thể quy định bồi hoàn hay không trong Luật SHTT vì quy định này liên quan đến việc điều chỉnh thương mại và như vậy sẽ không thống nhất với quy định tại Điều 18 Công ước về bảo hộ giống cây trồng mới[3] (Công ước UPOV 1961). Mặt khác từ trước đến nay cũng chưa có trường hợp nào phải bồi hoàn nếu sử dụng tiền ngân sách nhà nước mà không tạo được giống mới. Đối với tổ chức công lập, việc tạo được một giống cây trồng phần lớn có sự kế thừa từ nhiều chương trình dự án, qua nhiều thế hệ cán bộ, nhiệm vụ KH&CN chỉ là một phần hỗ trợ. Sẽ rất khó để tách bạch giống tạo ra từ nhiệm vụ KH&CN trong trường hợp này.

Thêm vào đó, thuật ngữ “bồi hoàn” ở đây chưa rõ ràng, bồi hoàn tiền khi không tạo được giống hay bồi hoàn lợi nhuận thu được khi khai thác giống. Trong thực tiễn công tác nghiên cứu chọn tạo giống ở Việt Nam từ trước đến nay, các chương trình để tài, nhiệm vụ KH&CN thường chỉ có nghĩa xuất toán nếu không đúng quy định hoặc phải kéo dài thời gian, điều chỉnh nội dung… nếu như sản phẩm không đạt yêu cầu về thời gian.

• Nhiệm vụ KH&CN chỉ là một phần hỗ trợ cho việc tạo ra một giống cây trồng mới. Hiện nay nhiệm vụ KH&CN được hỗ trợ cho mọi đối tượng, có thể là: Tổ chức công lập, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh giống cây trồng (được công nhận là doanh nghiệp KH&CN), cá nhân tham gia vào việc nghiên cứu, chọn tạo và phát triển giống cây trồng (trong một số trường hợp cụ thể). Do vậy, việc quy định như nhau cho mọi trường hợp có thể tạo nên bất hợp lý.

8. Kiểm soát an ninh sáng chế

Dự thảo đã bổ sung Điều 89a. Kiểm soát an ninh đối với sáng chế trước khi đăng ký ra nước ngoài

Tuy nhiên, quy định này cần phải được bổ sung, làm rõ để đảm bảo thu hút đầu tư nước ngoài trong hoạt động nghiên cứu, triển khai khoa học kỹ thuật tại Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo hộ tại nước ngoài sáng chế được tạo ra tại Việt Nam. Do đó, đề nghị điều chỉnh bổ sung khoản 1 như sau:

1. Sáng chế thuộc các lĩnh vực kỹ thuật có tác động đáng kể đến quốc phòng, an ninh, được tạo ra toàn bộ tại Việt Nam và thuộc sở hữu của cá nhân là công dân Việt Nam và thường trú tại Việt Nam, được người đó sáng tạo ra bằng công sức và chi phí của mình, hoặc thuộc quyền sở hữu của tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam (ngoại trừ doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài) chỉ được nộp đơn đăng ký sáng chế ở nước ngoài nếu đã được nộp đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam để thực hiện thủ tục kiểm soát an ninh.

Bên cạnh đó, phạm vi áp dụng của quy định về an ninh sáng chế cần được làm rõ, đặc biệt, sáng chế thuộc lĩnh vực nào thì bị coi là thuộc “Lĩnh vực kỹ thuật có tác động đáng kể đến an ninh quốc phòng”. Nên có giải thích cụ thể, đồng thời cần có danh mục cụ thể các lĩnh vực kỹ thuật của sáng chế có thể được coi là “Lĩnh vực kỹ thuật có tác động đáng kể đến an ninh quốc phòng”.[4]

Việc bổ sung các điều kiện rõ ràng và đầy đủ hơn cho việc thực hiện thủ tục kiểm soát an ninh sáng chế nhằm tránh những trường hợp vướng mắc, khó áp dụng trong thực tế, ví dụ như trường hợp chỉ một phần của sáng chế được tạo ra tại Việt Nam, và/hoặc trường hợp sáng chế của các Công ty nước ngoài có xây dựng trung tâm nghiên cứu và triển khai (R&D) tại Việt Nam (được thành lập hợp pháp theo pháp luật của Việt Nam) để nghiên cứu, ứng dụng sáng chế mới.

Mặc dù mục đích của quy định về an ninh sáng chế không nhằm áp dụng đối với các trường hợp nêu trên, nhưng vì từ ngữ trong Dự thảo chưa rõ ràng sẽ vẫn dẫn tới việc áp dụng trong thực tế không được thống nhất, khó xử lý. Các quy định về an ninh sáng chế cần phải chi tiết và rõ ràng, tránh việc áp dụng rộng quá dẫn tới cản trở hoạt động bảo hộ sáng chế và hạn chế hoạt động nghiên cứu, triển khai, hấp thu và phát triển công nghệ tại Việt Nam. Yêu cầu quá rộng và ngặt nghèo của Luật có thể dẫn tới việc các nhà đầu tư nước ngoài sẽ ưu tiên đầu tư nguồn lực cho hoạt động nghiên cứu, triển khai ở các quốc gia khác chứ không phải Việt Nam, và ưu tiên tuyển dụng các nhà sáng chế là công dân của các nước khác vào đội ngũ của họ để tránh rắc rối.

Ngoài ra, đề nghị xem xét bổ sung vào Dự thảo quy định về thủ tục xin cấp phép nộp đơn sáng chế ra nước ngoài (hoặc xác định sáng chế không phải là sáng chế mật) với thủ tục đơn giản (người nộp đơn chỉ cần kèm theo yêu cầu cấp phép bản tóm tắt sáng chế), và giấy phép/ xác nhận sáng chế không phải là sáng chế mật có thể được cấp trong thời hạn 01 tháng. Thủ tục này được áp dụng tại rất nhiều nước trên thế giới.[5]

9. Bồi thường thiệt hại

Các quy định trong Luật SHTT về bồi thường thiệt hại (Điều 203, 204, 205) đã thể hiện rõ nguyên tắc xác định mức bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm gây ra trên cơ sở chứng minh “thiệt hại thực tế đã xảy ra”. Thiệt hại thực tế do hành vi xâm phạm quyền SHTT chủ yếu là những thiệt hại gián tiếp (giảm sút về lợi nhuận, tổn thất về cơ hội kinh doanh, giảm sút về uy tín, giá trị của nhãn hiệu…)  chứ không phải là tổn thất trực tiếp do hành vi xâm phạm gây ra nên rất khó chứng minh. Điều này dẫn đến việc Tòa án áp dụng mức bồi thường thiệt hại rất thấp, không đủ sức trừng phạt, răn đe. Điều này dẫn đến thực tế là mặc dù hành vi vi phạm quyền SHTT được phát hiện và xử lý nhiều, nhưng việc chủ thể quyền kiện đòi bồi thường thiệt hại tại Tòa án vẫn còn hạn chế, và với mức xử phạt hành chính hiện nay, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xâm phạm nhiều lần và tái phạm vẫn diễn ra phổ biến, thường xuyên.

Việc quy định mức bồi thường thiệt hại đối với hành vi vi phạm cố ý (không phụ thuộc vào việc chứng minh thiệt hại thực tế), cùng với các biện pháp cụ thể khác, sẽ góp phần nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật SHTT, tạo ra một môi trường an toàn để các nhà đầu tư trong và ngoài nước yên tâm đầu tư công nghệ, đầu từ sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Do đó, đề nghị xem xét bổ sung thêm điểm e) vào khoản 1 Điều 205 (Căn cứ xác định mức bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền SHTT) như sau:

1. Trong trường hợp nguyên đơn chứng minh được hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã gây thiệt hại về vật chất cho mình thì có quyền yêu cầu Tòa án quyết định mức bồi thường theo một trong các căn cứ sau đây:

…

1. d) Trong trường hợp không thể xác định được mức bồi thường thiệt hại về vật chất theo các căn cứ quy định tại các điểm a, b và c khoản này thì mức bồi thường thiệt hại về vật chất do Tòa án ấn định, tùy thuộc vào mức độ thiệt hại, nhưng không quá năm trăm triệu đồng.
2. e) Trong trường hợp không thể xác định được mức bồi thường thiệt hại về vật chất theo các căn cứ quy định tại các điểm a, b và c khoản này, và có căn cứ để xác định rằng bị đơn đã cố tình thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của nguyên đơn hoặc đã được nguyên đơn khuyến cáo yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm nhưng vẫn tiếp tục thực hiện hành vi xâm phạm, Tòa Án có thể ấn định mức bồi thường thiệt hại từ hai trăm triệu đồng trở lên, nhưng không quá một tỷ đồng, tùy thuộc vào tính chất, mức độ của hành vi xâm phạm mà không cần phải có bằng chứng về thiệt hại thực tế do hành vi xâm phạm gây ra đối với nguyên đơn.
3. Quy định pháp luật liên quan đến thủ tục xác lập quyền SHCN

10.1 Thủ tục xử lý ý kiến người thứ ba/phản đối đơn trong quá trình xử lý đơn xác lập quyền

Phản đối là thủ tục hành chính cho phép người thứ ba thách thức hiệu lực của đơn đăng ký sáng chế hoặc nhãn hiệu, người phản đối phải chỉ ra ít nhất một trong những cơ sở để từ chối được quy định trong luật. Ý kiến của người thứ ba là thủ tục cho phép nhận ý kiến của công chúng đối với đơn đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng hoặc sáng chế. Thông thường, ý kiến của người thứ ba được xem như nguồn thông tin tham khảo cho thẩm định viên trong quá trình thẩm định đơn.

Hai thủ tục phản đối và ý kiến của người thứ ba đều có ý nghĩa giúp nâng cao chất lượng văn bằng bảo hộ (VBBH) được cấp, giảm thiểu tác động tiêu cực của cơ chế bảo hộ quyền SHTT đối với xã hội và đều cho phép có thể được nộp bởi bên thứ ba bất kỳ mà không nhất thiết phải là bên có quyền và lợi ích liên quan nhưng hai thủ tục này cũng có những điểm khác nhau nhất định, chủ yếu tập trung vào quy trình xử lý.

Quy định pháp luật hiện hành về SHTT của Việt Nam (Điều 112 của Luật SHTT và Điểm 6 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN) cho phép nộp ý kiến đối với đơn đăng ký SHCN từ ngày đơn được công bố trên Công báo SHCN đến trước ngày ra quyết định cấp VBBH và quy định trách nhiệm xử lý ý kiến đó theo hai hướng: (i) ý kiến của người thứ ba không có cơ sở: không phải thông báo về ý kiến đó cho người nộp đơn, nhưng phải thông báo cho người thứ ba về việc từ chối xem xét ý kiến, có nêu rõ lý do; (ii) ý kiến có cơ sở: thông báo về ý kiến đó cho người nộp đơn và ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn trả lời bằng văn bản; nếu cần thiết, thông báo về ý kiến phản hồi cho người thứ ba và ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người thứ ba trả lời bằng văn bản về ý kiến phản hồi đó; xử lý ý kiến của người nộp đơn và người thứ ba trên cơ sở chứng cứ, lập luận do các bên cung cấp và tài liệu có trong đơn.

Việc quy định cho phép người thứ ba có ý kiến về đơn đăng ký SHCN là cần thiết nhằm bảo đảm quyền của những người có liên quan, đồng thời đáp ứng cam kết theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên: tạo cơ hội cho công chúng có ý kiến đối với việc trao độc quyền cho đối tượng SHCN mà công chúng phải tôn trọng độc quyền đó. Ngoài ra, trên thực tế, không thể bảo đảm rằng nguồn thông tin mà cơ quan SHCN sử dụng để tra cứu khi thẩm định đơn đăng ký là đầy đủ (đặc biệt là đối với sáng chế và kiểu dáng công nghiệp).

Tuy nhiên, quy định về thủ tục xử lý này theo pháp luật hiện hành có một số điểm bất cập, cụ thể là:

• Việc không phân luồng giữa ý kiến phản đối và cung cấp thông tin về đơn, dẫn đến vướng mắc trong việc áp dụng quy trình để xử lý hai loại ý kiến đó;
• Việc phản đối (đặc biệt là phản đối nhãn hiệu) theo quy định tại Luật SHTT và thực hiện trên thực tiễn chưa thực sự mang tính chất là một thủ tục độc lập, giống các thủ tục khác như: chấm dứt hiệu lực, hủy bỏ hiệu lực hoặc khiếu nại. Pháp luật về SHTT chỉ xem phản đối là việc cho phép bên thứ ba có ý kiến với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong giai đoạn thẩm định nội dung và đây chỉ là nguồn thông tin bổ sung phục vụ cho việc thẩm định;
• Luật SHTT quy định thời hạn tiếp nhận ý kiến của người thứ ba là từ khi đơn được công bố cho đến trước ngày ra quyết định cấp VBBH. Việc quy định ý kiến phản đối được xem xét trong thời gian thẩm định về nội dung có một số bất cập như thời hạn cho phép phản đối quá dài (tương ứng với thời gian thẩm định nội dung), điều này có thể khiến quy định bị lạm dụng và làm cho quá trình thẩm định nội dung trước khi cấp văn bằng bảo hộ bị kéo dài gây ảnh hưởng đến quyền lợi của tổ chức, cá nhân nộp đơn đăng ký. Thậm chí khi đơn đã kết thúc giai đoạn thẩm định nội dung và chuẩn bị được cấp VBBH thì ngay trước ngày ra quyết định cấp VBBH lại có ý kiến của người thứ ba. Theo quy định hiện hành, cơ quan quản lý nhà nước về quyền SHCN phải xem xét ý kiến đó, vì vậy, việc cấp VBBH sẽ bị dừng lại, dẫn đến quá trình xử lý đơn bị kéo dài. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp người thứ ba lạm dụng thủ tục này để gây trở ngại cho việc cấp VBBH và cơ quan quản lý nhà nước về quyền SHCN phải tốn nhiều thời gian và nhân lực trong việc xử lý các ý kiến này.

Dự thảo bổ sung Điều 112a như sau:

“Điều 112a. Phản đối đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

1. Trước ngày ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, trong thời hạn sau đây, bất kỳ người thứ ba nào cũng có quyền phản đối việc cấp văn bằng bảo hộ:
2. a) Chín tháng kể từ ngày đơn đăng ký sáng chế được công bố;
3. b) Bốn tháng kể từ ngày đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được công bố;
4. c) Năm tháng kể từ ngày đơn đăng ký nhãn hiệu được công bố;
5. d) Ba tháng kể từ ngày đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý được công bố.
6. Ý kiến phản đối quy định tại khoản 1 Điều này phải được lập thành văn bản kèm theo các tài liệu hoặc trích dẫn nguồn thông tin để chứng minh và phải nộp phí, lệ phí theo quy định.
7. 3. Cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp có trách nhiệm xử lý ý kiến phản đối quy định tại khoản 2 Điều này theo trình tự, thủ tục do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định.”.

Dự thảo tách quy định để phân định ý kiến của người thứ ba về việc cấp VBBH và phản đối đơn đăng ký SHCN là hợp lý vì ý kiến của người thứ ba thực chất không mang bản chất của thủ tục phản đối mà chỉ là ý kiến mang tính chất nguồn thông tin tham khảo.

Tuy nhiên, theo Điều 112a, thủ tục phản đối vẫn nằm trong khoảng thời gian thẩm định về nội dung, dường như chưa khắc phục được những bất cập ở trên.

Do đó, đề nghị xem xét quy định về thủ tục phản đối sẽ bắt đầu từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoàn tất thẩm định nội dung bằng việc thông báo dự định cấp VBBH. Bên cạnh giải quyết được vướng mắc trên thì cách tiếp cận này sẽ xây dựng được cơ chế phản đối linh hoạt: i) tách bạch và độc lập kết quả thẩm định nội dung với thủ tục phản đối; ii) giúp quá trình thẩm định thực hiện trên thực tế phù hợp với thời gian của luật định; iii) việc giải quyết phản đối mang tính chất là một thủ tục độc lập tương tự như thủ tục chấm dứt, hủy bỏ hoặc khiếu nại.

10.2. Thủ tục chấm dứt hiệu lực VBBH

Việc chấm dứt hiệu lực VBBH được quy định tại Điều 95 Luật SHTT; quy trình, thủ tục xử lý yêu cầu chấm dứt hiệu lực được hướng dẫn chi tiết tại Điểm 21 của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN. Khoản 1 Điều 95 Luật SHTT quy định 07 trường hợp chấm dứt hiệu lực VBBH. Tuy nhiên thực tiễn còn nhiều vướng mắc, bất cập liên quan đến các trường hợp chấm dứt hiệu lực VBBH phát sinh từ thực tiễn và từ yêu cầu của hội nhập quốc tế.

Khoản 2 Điều 12.22 Chương 12 về SHTT của Hiệp định EVFTA quy định nhãn hiệu được bảo hộ sẽ bị chấm dứt hiệu lực khi nhãn hiệu đã trở thành tên gọi thông thường của hàng hoá, dịch vụ đăng ký cho chính nhãn hiệu đó. Dự thảo đã bổ sung vào điểm i khoản 1 Điều 95 quy định này. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý là việc chấm dứt chỉ được thực hiện theo yêu cầu và người yêu cầu phải có nghĩa vụ chứng minh nhãn hiệu đó thực sự đã trở thành tên gọi chung trên thực tế chứ không phải cơ chế tự động.

Bên cạnh đó, khoản 3 Điều 12.22 Hiệp định EVFTA cũng quy định việc sử dụng đối với nhãn hiệu đã đăng ký của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc với sự đồng ý của chủ sở hữu cho hàng hóa hoặc dịch vụ mà nhãn hiệu đó đã đăng ký có thể gây nhầm lẫn cho công chúng, đặc biệt là về bản chất, chất lượng hoặc nguồn gốc địa lý của hàng hóa hoặc dịch vụ sẽ làm cho nhãn hiệu có khả năng bị chấm dứt hiệu lực hoặc bị cấm bởi luật quốc gia liên quan.

Hiện nay, theo quy định hiện hành về SHTT thì việc sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký gây nhầm lẫn với công chúng được xử lý theo hướng đó là hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác và hành vi này vi phạm quy định về giới hạn quyền SHTT theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật SHTT hoặc được xử lý theo pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng hoặc pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh.

Để tương thích với quy định trên của EVFTA, Dự thảo đã sửa đổi điểm h khoản 1 Điều 95 như sau:

“h) Việc sử dụng nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ bởi chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người được chủ sở hữu cho phép làm cho người tiêu dùng hiểu sai lệch về bản chất, chất lượng hoặc nguồn gốc địa lý của hàng hóa hoặc dịch vụ đó;

Tuy nhiên quy định như vậy chưa thể hiện chính xác tinh thần của quy định tương ứng của EVFTA. Với quy định như trên, EVFTA đề cập tới một phạm vi rộng các hành vi sử dụng có thể gây nhầm lẫn cho công chúng, trong đó, việc gây nhầm lẫn về bản chất, chất lượng hoặc nguồn gốc địa lý của hàng hóa chỉ là một vài trường hợp cụ thể. Trong khi đó, Dự thảo giới hạn các hành vi gây nhầm lẫn cho công chúng bị trong một phạm vi rất hẹp, chỉ bao gồm các hành vi gây nhầm lẫn về bản chất, chất lượng hoặc nguồn gốc địa lý. Điều này vô hình trung giới hạn quyền của bên thứ ba trong việc yêu cầu đình chỉ hiệu lực của nhãn hiệu, trong khi hành vi sử dụng gây nhầm lần trên thực tế hết sức đa dạng, không chỉ giới hạn trong các hành vi gây nhầm lẫn về bản chất, chất lượng hoặc nguồn gốc địa lý.

Do đó, đề nghị sửa đổi h khoản 1 Điều 95 như sau: h) Chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ gây nhầm lẫn cho công chúng, đặc biệt là về bản chất, chất lượng hoặc nguồn gốc địa lý của hàng hóa hoặc dịch vụ đó.

Bên cạnh đó, tham khảo Đạo luật về Trademark (nhãn hiệu) năm 2020 của Hoa Kỳ (Trademark Modernization Act, ban hành ngày 27/12/2020), trademark được xem là một loại tài nguyên, quy định chặt chẽ và yêu cầu chấm dứt hiệu lực của VBBH nếu chủ sở hữu văn bằng không sử dụng (sau 03 năm). Như vậy các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp start-up mới có thể sử dụng trademark mới mà không bị chiếm giữ trademark quá lâu không sử dụng.

11. Bảo vệ quyền SHTT bằng biện pháp hành chính

Luật SHTT có quy định 03 biện pháp, gồm dân sự, hành chính và hình sự để bảo vệ quyền SHTT. Các quy định về xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT bằng biện pháp hành chính được quy định tại Chương XVIII Phần V của Luật SHTT từ Điều 211 đến Điều 215, bao gồm các quy định về: Hành vi xâm phạm quyền SHTT bị xử phạt vi phạm hành chính; Hành vi xâm phạm quyền SHTT bị xử lý hình sự; Hàng hóa giả mạo về SHTT; Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả; Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính. Ngoài ra, thẩm quyền áp dụng biện pháp hành chính được quy định tại Chương XVI Phần V (Khoản 3 Điều 200).

Có thể nói, xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT bằng các chế tài hành chính là biện pháp tương đối đặc thù của Việt Nam. Hầu hết các nước trên thế giới về cơ bản chỉ quy định các biện pháp dân sự và hình sự để xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT. Tình trạng thiên về áp dụng biện pháp hành chính trong việc bảo vệ quyền SHTT là không phù hợp vì xâm phạm quyền SHTT là xâm phạm quyền dân sự và cần phải được giải quyết chủ yếu bằng biện pháp dân sự. Tình trạng này cũng không đúng với bản chất và mục tiêu của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính là nhằm bảo vệ lợi ích chung của xã hội, xử lý các hành vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước.

Biện pháp xử lý vi phạm hành chính, về mặt nguyên tắc, cũng như được quy định tại Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính là biện pháp được áp dụng để xử lý những “vi phạm phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội mà không phải là tội phạm”. Về bản chất, hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính là những hành vi vi phạm, ảnh hưởng hoặc gây thiệt hại tới trật tự quản lý của nhà nước, an ninh, trật tự, an toàn xã hội nói chung, trong đó có môi trường kinh doanh, quyền và lợi ích của người tiêu dùng. Vì vậy, để yêu cầu áp dụng biện pháp xử phạt hành chính, không nhất thiết phải chứng minh hành vi xâm phạm gây thiệt hại cho chủ sở hữu quyền (về bản chất là mối quan hệ dân sự giữa các bên).

Do đó, đề nghị xem xét sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 211 Luật SHTT như sau:

1. Tổ chức, cá nhân thực hiện một trong các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sau đây bị xử phạt vi phạm hành chính:
2. a) Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, giống cây trồng gây thiệt hại hoặc có khả năng gây thiệt hại cho người tiêu dùng hoặc cho xã hội;

Đối với các vụ xâm phạm về sáng chế, Giải pháp hữu ích, Kiểu dáng công nghiệp, Quyền tác giả, quyền liên quan: Tính chất các vụ việc rất phức tạp (việc xác định quyền, phạm vi quyền được bảo hộ, xác định hành vi xâm phạm thường không dễ dàng, dễ phát sinh tranh chấp). Thực tế là số lượng xâm phạm về sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả, quyền liên quan mà các cơ quan có thẩm quyền xử lý hành chính đã xử lý cũng không nhiều, tỷ lệ phát sinh khiếu kiện, tranh chấp rất lớn.

Hơn nữa, về bản chất thì các hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả, quyền liên quan mang tính chất xung đột lợi ích dân sự nhiều hơn (xâm phạm, gây thiệt hại cho chủ thể quyền) là ảnh hưởng, thiệt hại tới trật tự quản lý của Nhà nước, lợi ích chung của xã hội. Vì vậy, các xâm phạm này nên được giải quyết thông qua tố tụng dân sự giữa các bên thay vì được xử lý hành chính bởi các cơ quan thực thi.

Ngoài ra, năng lực của các cơ quan bảo vệ quyền SHTT còn hạn chế về tài chính và nhân lực, trong khi số lượng các vụ việc xâm phạm ngày càng gia tăng, tính chất ngày càng phức tạp. Bên cạnh đó, việc áp dụng biện pháp hành chính đối với hành vi xâm phạm quyền nói trên là khó thực hiện được do việc xác định hành vi xâm phạm quyền đối với các đối tượng này tương đối khó khăn, phức tạp, trong khi các quy định về trình tự, thủ tục xử lý bằng biện pháp hành chính khiến các cơ quan bảo vệ quyền SHTT bằng biện pháp hành chính không đủ điều kiện, thời gian để thu thập chứng cứ, xác minh hành vi xâm phạm.

Quy định tại Khoản 3 Điều 200 Luật SHTT về hệ thống các cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính quá phức tạp, nhiều đầu mối (gồm: Thanh tra KH&CN, Thanh tra Thông tin và Truyền thông, Quản lý thị trường, Cảnh sát kinh tế, Hải quan, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và Uỷ ban nhân dân cấp huyện). Có cơ quan được trao thẩm quyền xử phạt hành chính, nhưng thực tế không có điều kiện để tổ chức thực hiện (Ủy ban nhân dân cấp huyện); có cơ quan không xác định được trách nhiệm giữa thẩm quyền được trao thêm (thẩm quyền xử phạt hành chính) với nhiệm vụ theo chức năng thường xuyên (nhiệm vụ điều tra, xác minh – của cơ quan công an). Trong khi đó, phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan còn có sự trùng lặp, chồng chéo nhau.

Có quan điểm lo ngại rằng hệ thống Tòa án hiện nay chưa đủ năng lực để giải quyết các hành vi xâm phạm hoặc tranh chấp về quyền SHTT vốn dĩ rất phức tạp. Thực tế là, nếu như pháp luật vẫn quy định cho phép xử lý một số hành vi xâm phạm quyền như nêu trên bằng thủ tục hành chính thì các chủ thể quyền đa số sẽ lựa chọn phương án này thay vì khởi kiện tại Tòa án để tiết kiệm thời gian và chi phí. Thực tế là, số vụ việc dân sự liên quan tới SHTT đã được xét xử tại Tòa án là quá ít so với số vụ được xử lý hành chính bởi các cơ quan thực thi. Số liệu thống kê các vụ việc trong giai đoạn từ năm 2012-2015^[6]:

Số lượng vụ việc	2012-2015
Số vụ xâm phạm xử lý hành chính	25.543
Số vụ bị khởi tố hình sự	381
Số vụ dân sự liên quan tới quyền SHTT đã được xét xử	43

Nếu không có quy định để giới hạn phạm vi các vụ việc có thể được xử lý bằng biện pháp hành chính, thì số lượng vụ việc được xử lý tại Tòa án sẽ vẫn không tăng lên, và năng lực, kinh nghiệm của Tòa án trong việc giải quyết các vụ việc liên quan tới SHTT sẽ vẫn không được nâng cao nếu không có các vụ việc thực tế (ngay cả khi các giải pháp khác được tăng cường ví dụ như đào tạo chuyên sâu, phân công thẩm phán chuyên trách, v.v…).

Việc lạm dụng biện pháp thực thi hành chính sẽ tạo ra gánh nặng không cần thiết cho ngân sách nhà nước do chi phí cho việc xử lý xâm phạm quyền SHTT bằng biện pháp hành chính chủ yếu do Nhà nước chịu, từ chi phí bộ máy, nhân lực, vật lực để tiến hành xử lý vi phạm cho đến chi phí cho việc vận chuyển, lưu giữ và tiêu hủy hàng xâm phạm. Trong khi đó, nếu áp dụng biện pháp dân sự thì hầu hết các chi phí này do các bên tranh chấp phải chịu.

Hơn nữa, việc xử lý xâm phạm quyền SHTT bằng biện pháp hành chính không tạo ra vị thế cân bằng giữa nguyên đơn và bị đơn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình như trong thủ tục tố tụng dân sự. Mặc dù pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đã có những quy định bổ sung cơ hội giải trình của bên bị nghi ngờ xâm phạm nhưng vị thế của bên này vẫn chịu thiệt thòi hơn so với thủ tục dân sự.

Ngoài ra, cũng có các ý kiến cho rằng việc phân định ranh giới giữa áp dụng biện pháp hình sự và áp dụng biện pháp hành chính chưa được xác định rõ ràng, dẫn đến tình trạng có những vụ xâm phạm quyền ở mức độ rất nghiêm trọng, giá trị hàng hóa xâm phạm lên tới trên 500 triệu đồng, ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội, môi trường kinh doanh, nhưng vẫn xử phạt hành chính trong khi đó, đối với biện pháp hình sự, giá trị hàng hóa vi phạm chỉ từ 50 triệu đồng cũng có thể bị xử lý về hình sự; và mức xử phạt hành chính do các cơ quan thực thi áp dụng hiện nay chưa đủ mạnh để đảm bảo tính nghiêm minh, không đủ sức răn đe, ngăn ngừa hành vi xâm phạm khiến cho tình trạng tái phạm xảy ra rất phổ biến.

Do đó, cần nghiên cứu, xem xét hoàn thiện quy định để nâng cao hiệu quả thực thi xử lý xâm phạm về quyền SHTT.

12. Giải quyết tranh chấp quyền SHTT bằng trọng tài

Điều 2 Luật Trọng tài thương mại 2010 quy định thẩm quyền của trọng tài trong giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực SHTT như sau: tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại; tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại; tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng trọng tài.

Như vậy, các tranh chấp phát sinh từ hoạt động thương mại hoặc tranh chấp có một bên có hoạt động thương mại đều thuộc thẩm quyền của trọng tài. Ngoài ra, Luật Trọng tài thương mại cũng để mở cho các hệ thống pháp luật khác quy định về các đối tượng tranh chấp được giải quyết bằng trọng tài thương mại. Theo quy định của điểm d khoản 1 Điều 198 Luật SHTT, để bảo vệ quyền SHTT của mình chủ thể quyền SHTT có thể lựa chọn cơ chế trọng tài. Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra đối với vấn đề này là liệu tất cả các tranh chấp phát sinh đều thuộc thẩm quyền của trọng tài hay không?

Tranh chấp liên quan đến quyền đối tượng quyền SHTT có thể là tranh chấp về hợp đồng chuyển quyền sử dụng (về phí chuyển quyền sử dụng, phạm vi chuyển quyền), chủ sở hữu quyền, góp vốn bằng quyền SHCN hoặc theo nghĩa rộng hơn liên quan đến cạnh tranh không lành mạnh, xâm phạm quyền SHTT hoặc cả giá trị pháp lý của quyền SHTT. Như vậy, phạm vi tranh chấp quyền SHTT mang tính chất khá rộng, liên quan đến nhiều đối tượng cũng như nhiều giai đoạn của quyền SHTT. Đặc biệt, nhiều tranh chấp còn liên quan đến ý chí, của cơ quan nhà nước trong hoạt động xác lập, khai thác và bảo hộ quyền SHTT (VBBH độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích…) hoặc các tranh chấp xâm phạm quyền. Tuy nhiên, Luật SHTT và các văn bản quy định chi tiết không có quy định cụ thể, rõ ràng chi tiết phạm vi điều chỉnh của điểm d khoản 1 Điều 198. Cách sử dụng các khái niệm, thuật ngữ chung chung (chỉ quy định bảo vệ quyền SHTT) và mơ hồ dẫn đến việc khó khăn khi xác định trường hợp nào thuộc thẩm quyền của trọng tài. Đồng thời, nếu dẫn chiếu Luật Trọng tài thương mại, bất cứ các tranh chấp nào về hoạt động thương mại hoặc tranh chấp có bên có hoạt động thương mại đều thuộc thẩm quyền của trọng tài. Các quy định này không loại trừ các tranh chấp xâm phạm quyền SHCN (các chủ thể quyền đều có hoạt động thương mại và tranh chấp liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán, doanh thu sản phẩm) hay các tranh chấp liên quan đến bảo hộ quyền SHTT (chủ thể quyền có hoạt động thương mại).

Tuy nhiên, pháp luật về trọng tài thương mại có quy định điều kiện ngoại lệ đối với các tranh chấp. Cụ thể, khoản 1 Điều 4 quy định trọng tài viên phải tôn trọng thỏa thuận nếu thỏa thuận không vi phạm điều cấm và trái đạo đức xã hội. Không những thế, phán quyết trọng tài có thể bị hủy bỏ trong trường hợp phán quyết trái với nguyên tắc cơ bản của Việt Nam. Có quan điểm cho rằng, các tranh chấp có liên quan đến sự tham gia của cơ quan nhà nước (tính pháp lý của quyền SHTT) có thể gây ảnh hưởng đến các chính sách công dẫn đến tác động tiêu cực đến xã hội. Do đó, các tranh chấp này không thể được xử lý theo cơ chế trọng tài.

Như vậy, các quy định về thẩm quyền trọng tài đối với tranh chấp quyền SHTT còn mơ hồ, chung chung dẫn đến khó khăn trong việc xác định thẩm quyền. Bên cạnh đó, các tranh chấp được xử lý theo cơ chế trọng tài không nhiều, do đó, việc xác định phạm vi thẩm quyền chưa được xem xét, đánh giá đầy đủ.

Vì vậy, đề nghị quy định cụ thể hơn về thẩm quyền của trọng tài thương mại trong Luật SHTT.

13. Xung đột về bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại

Nhãn hiệu, tên thương mại đều là những chỉ dẫn thương mại giúp cho người tiêu dùng phân biệt được hàng hóa, dịch vụ cũng như chủ thể cung cấp hàng hóa, dịch vụ, là yếu tố gắn liền với uy tín, danh tiếng của chủ thể kinh doanh. Thực tế hiện nay, tình trạng xung đột quyền liên quan đến nhãn hiệu và tên thương mại xảy ra khá phổ biến, khi nhãn hiệu của chủ thể này lại trùng hoặc tương tự với tên thương mại của chủ thể khác. Sự xung đột đó không chỉ làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích, uy tín của chủ thể kinh doanh, mà còn gây ra sự nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Khoản 16 Điều 4 Luật SHTT đưa ra định nghĩa: “Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau”, quy định này đã chỉ rõ chức năng của nhãn hiệu là để phân biệt sản phẩm, dịch vụ của các nhà sản xuất, kinh doanh khác nhau.

Tên thương mại là tên hoặc chỉ dẫn để xác định một doanh nghiệp. Ở Việt Nam, dưới góc độ pháp lý, tên thương mại được điều chỉnh đồng thời bởi pháp luật thương mại và pháp luật SHTT. Theo quy định của Luật thương mại 2005, “tên thương mại” gắn liền với “thương nhân”, bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh (khoản 1 Điều 6 Luật Thương mại 2005).

Khái niệm tên thương mại được quy định tại khoản 21 Điều 4 Luật SHTT: “Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh”. Quy định này đã xác định chức năng chính của tên thương mại là nhằm phân biệt chủ thể kinh doanh này với chủ thể kinh doanh khác trong cùng một lĩnh vực và khu vực kinh doanh – nơi luôn có sự cạnh tranh gay gắt giữa các chủ thể kinh doanh.

Điều 23 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định tên doanh nghiệp là một trong những nội dung bắt buộc trong đăng ký doanh nghiệp, đồng thời, các Điều 37, 38, 39 của Luật Doanh nghiệp quy định cụ thể về “Tên doanh nghiệp” cũng như những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp.

Ở Việt Nam, nội hàm “tên thương mại” rộng hơn “tên doanh nghiệp” vì nó bao hàm cả tên những chủ thể tiến hành hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên, có đăng ký kinh doanh mà không phải là doanh nghiệp như cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác…

Có thể nhận thấy nhãn hiệu hay tên thương mại là những yếu tố đặc trưng gắn liền với thị trường kinh doanh và lĩnh vực SHCN. Nếu như những đối tượng SHTT khác thường mang đặc tính sáng tạo, nhãn hiệu và tên thương mại lại là các đối tượng SHCN mang đặc tính thương mại, gắn liền với uy tín, danh tiếng của chủ thể sản xuất kinh doanh trong hoạt động của họ.

Phạm vi dấu hiệu được sử dụng làm nhãn hiệu khá đa dạng, bao gồm bất kỳ dấu hiệu nào có khả năng phân biệt như các dấu hiệu từ, ngữ, hình ảnh, sự kết hợp của cả từ ngữ và hình ảnh, còn tên thương mại với ý nghĩa là “tên gọi của chủ thể kinh doanh” nên chỉ có thể là dấu hiệu từ ngữ. Mặc dù mỗi đối tượng có những điều kiện bảo hộ khác nhau, tuy nhiên, chúng có cùng điểm chung là những dấu hiệu từ ngữ, có khả năng phân biệt, không trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hay tên thương mại của chủ thể khác đã được xác lập trước có thể đáp ứng điều kiện bảo hộ là nhãn hiệu hay tên thương mại. Hai đối tượng SHCN này đều có thời hạn bảo hộ dài, gắn liền với quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Do có những tính chất tương đồng như trên, ở Việt Nam cũng như các quốc gia trên thế giới, các doanh nghiệp thường có xu hướng lựa chọn tên thương mại thống nhất với nhãn hiệu, với mục đích để làm gia tăng khả năng nhận diện và phân biệt của người tiêu dùng về doanh nghiệp cũng như sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp. Thông thường, thành phần tên riêng trong tên thương mại, hay tên doanh nghiệp viết tắt được bảo hộ như một nhãn hiệu chính (house mark) của doanh nghiệp, bên cạnh các nhãn hiệu khác của chủ thể sản xuất kinh doanh. Ví dụ: Trong các tên thương mại: Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – VINAMILK; Công ty ô tô TOYOTA Việt Nam thì thành phần tên riêng như “VINAMILK”, “TOYOTA” đều là những nhãn hiệu chính của các công ty này.

Pháp luật thế giới cũng như Việt Nam cho phép một chủ thể sản xuất kinh doanh có thể đăng ký một dấu hiệu đồng thời là nhãn hiệu và tên thương mại nhằm tạo cơ sở pháp lý cho các doanh nghiệp sở hữu độc quyền dấu hiệu đó, bảo hộ lợi ích chính đáng của chính doanh nghiệp, cũng như giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận diện và phân biệt được sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp đó với sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp khác.

Tuy nhiên, trường hợp xung đột có thể xảy ra khi các chủ thể sản xuất kinh doanh khác nhau trong cùng một lĩnh vực lại có tên thương mại và nhãn hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn. Việc tên thương mại của chủ thể này lại trùng hoặc tương tự gây nhẫm lẫn với nhãn hiệu của chủ thể kinh doanh khác có thể gây ra sự nhầm lẫn về nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ, dẫn đến xung đột quyền SHTT giữa chủ sở hữu nhãn hiệu và chủ thể kinh doanh sử dụng tên thương mại. Tình trạng xung đột quyền đã gây ra rất nhiều tranh chấp, bức xúc cho các doanh nghiệp, gây thiệt hại không chỉ về tài chính mà cả uy tín kinh doanh của chủ thể.

13.1 Vấn đề xung đột quyền SHCN giữa nhãn hiệu và tên thương mại

Để tránh xung đột quyền giữa nhãn hiệu và tên thương mại ngay từ khâu xác lập quyền, pháp luật SHTT cũng như pháp luật thương mại đã dự liệu trường hợp hai hay nhiều chủ thể có thể đăng ký và sử dụng những dấu hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn làm nhãn hiệu hay tên thương mại và đặt ra những quy định để ngăn chặn tình trạng này. Khoản 2 Điều 74 Luật SHTT quy định về các trường hợp nhãn hiệu bị coi là “không có khả năng phân biệt” và không đáp ứng được điều kiện bảo hộ là nhãn hiệu, bao gồm: “dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của người khác, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ” (điểm k).

Về điều kiện bảo hộ tên thương mại, Điều 78 Luật SHTT về khả năng phân biệt của tên thương mại cũng yêu cầu tên thương mại “không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác hoặc với chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày tên thương mại đó được sử dụng”.

Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp có quy định tại Điều 19. Xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền SHCN:

1. Không được sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân đã được bảo hộ để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp được sự chấp thuận của chủ sở hữu tên thương mại, nhãn hiệu đó. Trước khi đăng ký đặt tên doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp tham khảo các nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đã đăng ký và được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu về nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý của cơ quan quản lý nhà nước về SHCN.

Như vậy, quy định của Luật SHTT về điều kiện bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại đều xác định nguyên tắc chung: nhãn hiệu hay tên thương mại sẽ không được bảo hộ nếu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hoặc tên thương mại của chủ thể khác mà quyền SHCN được xác lập sớm hơn.

Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng pháp luật và giải quyết tranh chấp về vấn đề này vẫn còn rất nhiều vướng mắc và bất cập.

Thứ nhất: Về thời điểm xác lập quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên thương mại.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Luật SHTT, quyền SHCN đối với nhãn hiệu “được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký” (trừ nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập trên cơ sở sử dụng) còn quyền đối với tên thương mại “được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó” mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký tại Cục SHTT. Như vậy, thời điểm xác lập quyền SHCN đối với nhãn hiệu căn cứ vào văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, không phụ thuộc vào việc người đăng ký đã sử dụng nhãn hiệu đó hay chưa, sử dụng vào thời điểm nào. Trong khi đó, quyền SHCN đối với tên thương mại chỉ phát sinh khi tên thương mại đó đã được chủ thể sản xuất kinh doanh sử dụng trên thực tế. Theo Điều 23 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì tên doanh nghiệp được xác định trong giấy đăng ký doanh nghiệp của chủ thể kinh doanh, nhưng điều đó không có nghĩa là quyền đối với tên thương mại được phát sinh ngay tại thời điểm hoàn thành thủ tục đăng ký và được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Theo hướng dẫn tại khoản 6 Điều 1 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 (Thông tư 01/2007) “khi sử dụng quyền và giải quyết tranh chấp quyền đối với tên thương mại, chủ thể có tên thương mại phải chứng minh quyền của mình bằng các chứng cứ thể hiện thời gian, lãnh thổ, lĩnh vực trong đó tên thương mại đã được chủ thể đó sử dụng”. Theo quy định của pháp luật SHTT, thời điểm xác lập quyền đối với tên thương mại của chủ thể kinh doanh căn cứ vào thời điểm và quá trình chủ thể đó sử dụng tên thương mại trong hoạt động của mình, gắn với khu vực và lĩnh vực kinh doanh. Vì vậy, thực tế sẽ xảy ra trường hợp thời điểm đăng ký doanh nghiệp không đồng nhất với thời điểm doanh nghiệp chính thức hoạt động và sử dụng tên thương mại. Trong những trường hợp này, việc xác định chính xác thời điểm xác lập quyền SHCN đối với tên thương mại sẽ khó khăn, đặc biệt tranh chấp sẽ càng phức tạp khi tên thương mại đó lại xung đột với nhãn hiệu của chủ thể khác được xác lập trong khoảng thời gian này.

 Thứ hai: Về xung đột quyền giữa tên thương mại và nhãn hiệu đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi hoặc nhãn hiệu nổi tiếng

Để ngăn chặn trường hợp tên thương mại được đăng ký xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu đang được bảo hộ, Điều 19 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh quy định chủ thể quyền đối với nhãn hiệu phải cung cấp các tài liệu làm căn cứ để xác định tên thương mại bị coi là xâm phạm quyền SHCN bao gồm: “b) Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý; bản trích lục sổ đăng ký quốc gia về nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý được bảo hộ do cơ quan quản lý nhà nước về SHCN cấp; Giấy chứng nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam do cơ quan quản lý nhà nước về SHCN cấp; hợp đồng sử dụng đối tượng quyền SHCN trong trường hợp người yêu cầu là người được chuyển quyền sử dụng đối tượng SNCH đó.”. Với quy định này, chủ sở hữu nhãn hiệu chỉ có thể chứng minh việc đăng ký tên thương mại là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu khi nhãn hiệu đó đã được đăng ký và được cấp văn bằng bảo hộ.

Tuy nhiên, bên cạnh những nhãn hiệu được đăng ký, khoản 2 Điều 74 Luật SHTT còn quy định về hai ngoại lệ nhãn hiệu có thể được bảo hộ mà không cần đăng ký, đó là nhãn hiệu được sử dụng và thừa nhận rộng rãi, quy định tại Điều điểm (g) và nhãn hiệu nổi tiếng quy định tại điểm (i). Vì vậy, trong trường hợp một chủ thể kinh doanh đăng ký tên doanh nghiệp trùng với nhãn hiệu của người khác đã được người tiêu dùng biết đến rộng rãi hoặc được coi là nổi tiếng thì chủ thể đang sử dụng nhãn hiệu khó có thể chứng minh việc sử dụng tên thương mại là xâm phạm quyền SHCN theo quy định kể trên. Quy định của pháp luật thương mại chưa có quy định cụ thể để giải quyết tình huống xung đột quyền này.

Thứ ba: Về điều kiện bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại theo pháp luật SHTT và pháp luật thương mại

Đối với nhãn hiệu, theo quy định tại điểm k khoản 2 Điều 74 Luật SHTT, dấu hiệu không được bảo hộ là nhãn hiệu nếu “trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của người khác, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ”. Điểm a khoản 12 Điều 39 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn dấu hiệu bị coi là gây nhầm lẫn về nguồn gốc, xuất xứ của hàng hoá, dịch vụ trong trường hợp: (iii) “Dấu hiệu là từ ngữ trùng hoặc tương tự với tên thương mại của người khác đã được sử dụng một cách hợp pháp cho cùng loại hàng hoá, dịch vụ và có khả năng làm cho người tiêu dùng lầm tưởng rằng hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu là do người có tên thương mại nói trên sản xuất, thực hiện.”

Trong trường hợp này, nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu: (i) trùng hoặc tương tự với tên thương mại của người khác đã được sử dụng hợp pháp; (ii) sử dụng cho cùng loại hàng hóa, dịch vụ; (iii) có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Quy định này của Thông tư 01/2007 chưa bảo đảm tính khái quát và chưa dự liệu đến các trường hợp xung đột nhãn hiệu và tên thương mại sau đây:

Trường hợp 1: Hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu mặc dù “không cùng loại” với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể có tên thương mại nhưng “tương tự”, “có liên quan”: ví dụ chủ thể A đăng ký nhãn hiệu “X” cho thực phẩm, đồ uống; trong khi đó, chủ thể B đã đăng ký tên thương mại “X” cho dịch vụ nhà hàng. Trong trường hợp này, sản phẩm thực phẩm, đồ uống “không cùng loại” với dịch vụ nhà hàng nhưng tương tự, có liên quan mật thiết, có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ.

Trường hợp 2: Khi tên thương mại xung đột với nhãn hiệu nổi tiếng thì kể cả khi được sử dụng cho hàng hóa, dịch vụ khác loại, không có liên quan thì khả năng gây nhầm lẫn vẫn xảy ra. Ví dụ nhãn hiệu Coca Cola là nhãn hiệu nổi tiếng cho sản phẩm đồ uống. Nếu chủ thể B đăng ký tên Coca Cola làm tên thương mại cho Ngân hàng vẫn có thể gây ra sự nhầm lẫn cho người tiêu dùng về việc ngân hàng này có liên quan đến Công ty Coca Cola, mặc dù đồ uống và ngân hàng không có liên quan đến nhau.

Thứ tư: Về phạm vi bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại

Nhãn hiệu được bảo hộ trong phạm vi lãnh thổ, trong khi đó, tên thương mại được bảo hộ trong phạm vi lĩnh vực và khu vực kinh doanh của chủ thể sử dụng tên thương mại. Theo quy định của Điều 76 Luật SHTT, tên thương mại chỉ được bảo hộ nếu “có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh”.

Khoản 21 Điều 4 Luật SHTT quy định “khu vực kinh doanh” là “khu vực địa lý nơi chủ thể kinh doanh có bạn hàng, khách hàng hoặc có danh tiếng”. Với quy định này “khu vực kinh doanh” dựa trên phạm vi hoạt động của chủ thểkinh doanh, có thể chỉ giới hạn trong phạm vi một địa phương, cũng có thể trên phạm vi toàn quốc (giống như nhãn hiệu), thậm chí vượt ra khỏi biên giới quốc gia. Ví dụ các chủ thể kinh doanh như ngân hàng, các hãng hàng không thường xuyên có các giao dịch, hoạt động kinh doanh không chỉ ở phạm vi quốc gia mà ở cả phạm vi quốc tế.

Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định: “Điều 18. Đăng ký tên doanh nghiệp

1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp không được đăng ký tên doanh nghiệp trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc, trừ những doanh nghiệp đã giải thể hoặc đã có quyết định có hiệu lực của Tòa án tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản.”.

Mặc dù pháp luật thương mại đã có những sửa đổi phù hợp với pháp luật SHTT, tuy nhiên, thực tế vẫn tồn tại trường hợp xung đột khi các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực kinh doanh đã đăng ký trùng tên. Để giải quyết tình trạng xung đột này, Nghị định về đăng ký doanh nghiệp đưa ra giải pháp là “khuyến khích” các doanh nghiệp đăng ký đổi tên hoặc bổ sung tên địa danh để làm yếu tố phân biệt với các doanh nghiệp trùng tên ở các tỉnh thành khác. Thực tế, việc đổi tên hay bổ sung một yếu tố nào đó vào tên doanh nghiệp là điều mà hầu hết các doanh nghiệp thường không mong muốn (trừ khi ở vào hoàn cảnh bắt buộc) vì nó ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như: phải thay đổi toàn bộ hồ sơ, giấy tờ, con dấu, bảng hiệu, quảng cáo… có liên quan. Vì vậy, cách giải quyết xung đột này là không triệt để.

Thứ năm: Về xử lý xung đột giữa bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại

Trường hợp xung đột giữa nhãn hiệu và tên thương mại được bảo hộ trước, nhãn hiệu chỉ có thể bị hủy trên cơ sở khiếu nại của chủ sở hữu tên thương mại theo quy định tại Điều 96 Luật SHTT với lý do nhãn hiệu không đáp ứng được điều kiện bảo hộ tại thời điểm cấp văn bằng. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 3 Điều 96 Luật SHTT, việc hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu chỉ được thực hiện nếu nhãn hiệu được cấp chưa quá 5 năm (trừ trường hợp người khiếu nại chứng minh được việc đăng ký nhãn hiệu với động cơ không trung thực). Như vậy, việc song song tồn tại nhãn hiệu và tên thương mại trùng của hai chủ thể khác nhau vừa gây ra sự nhầm lẫn cho người tiêu dùng, đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mà không có cách giải quyết.

Thứ sáu: Về tra cứu thông tin đăng ký nhãn hiệu và tên thương mại

Hiện nay, việc đăng ký nhãn hiệu phải trải qua quá trình thẩm định để đánh giá khả năng tương tự gây nhầm lẫn của nhãn hiệu. Mặc dù điểm k khoản 2 Điều 74 Luật SHTT quy định nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt “nếu trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của người khác”, nhưng theo quy chế thẩm định đơn nhãn hiệu, nguồn thông tin bắt buộc để tra cứu đơn đăng ký nhãn hiệu không bao gồm cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp đã được đăng ký kinh doanh tại Việt Nam. Thực tế, nguồn thông tin về đăng ký doanh nghiệp chỉ được xem xét khi có đơn phản đối đăng ký nhãn hiệu hoặc yêu cầu hủy bỏ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu trên cơ sở quyền đối với tên thương mại được bảo hộ trước; hoặc việc tra cứu nguồn này chỉ trong trường hợp cần thiết theo quan điểm của xét nghiệm viên phụ trách vụ việc. Ngược lại, trong việc đăng ký doanh nghiệp, cơ quan đăng ký cũng không tra cứu sang cơ sở dữ liệu về nhãn hiệu của Cục SHTT mà “đẩy” trách nhiệm tra cứu sang cho doanh nghiệp đăng ký. Thêm vào đó, mặc dù hiện nay, cơ quan nhà nước về quản lý kinh doanh và Cơ quan nhà nước quản lý SHTT (Cục SHTT) đã có hệ thống tra cứu công khai, tuy nhiên, hệ thống tra cứu vẫn còn rất nhiều bất cập.

Cơ sở dữ liệu công khai về SHCN do Cục SHTT quản lý (viết tắt là IPLib) không được cập nhật thường xuyên, dẫn đến khả năng tên thương mại và nhãn hiệu bị trùng hoặc tương tự là hoàn toàn có thể xảy ra. Do vậy, tình trạng chồng lấn, xung đột quyền vẫn xảy ra, gây ra những tranh chấp, tổn thất về tiền bạc và cả uy tín cho nhiều chủ thể sản xuất, kinh doanh.

Một vấn đề nữa là ở Việt Nam hiện nay, việc đăng ký doanh nghiệp thuộc sự quản lý của rất nhiều bộ, ngành khác nhau. Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý tên thương mại của các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp; Bộ Tư pháp quản lý tên thương mại của các tổ chức hành nghề dịch vụ pháp lý; Bộ Công Thương quản lý tên doanh nghiệp của các Sở giao dịch hàng hóa; Bộ Tài chính quản lý tên thương mại của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm; Ngân hàng Nhà nước quản lý tên thương mại của các ngân hàng; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quản lý tên thương mại của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán… Các cơ quan kể trên (ngoại trừ Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đều không phải là cơ quan đăng ký kinh doanh mà chỉ là cơ quan cấp giấy phép thành lập (thay cho Giấy đăng ký kinh doanh) nhưng lại không có báo cáo hay thông tin lại cho cơ quan quản lý kinh doanh. Đối với những chủ thể kinh doanh mà không phải là doanh nghiệp, thì thực tế không có cơ sở dữ liệu để thống kế, tra cứu. Điều này càng gây ra nhiều khó khăn, bất cập cho việc tra cứu thông tin để giải quyết tranh chấp, xung đột giữa nhãn hiệu và tên thương mại.

Thứ bảy: Vướng mắc trong biện pháp xử lý xung đột nhãn hiệu và tên thương mại

Tại Điều 11 Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29/08/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực SHCN có quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại, trong đó có quy định biện pháp khắc phục hậu quả là: “Buộc thay đổi tên doanh nghiệp, loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp”.

Tuy nhiên, cơ quan xử phạt không có thẩm quyền trong việc buộc doanh nghiệp phải đổi tên. Trong trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm không thực hiện việc đổi tên doanh nghiệp trong thời hạn do pháp luật quy định thì cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh để yêu cầu doanh nghiệp báo cáo giải trình theo quy định tại c khoản 1 Điều 216 Luật Doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp không báo cáo, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 212 Luật Doanh nghiệp.[7] Việc xử lý này vẫn còn khá phức tạp, kéo dài, đòi hỏi phải có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý tên doanh nghiệp với cơ quan thực thi quyền SHCN.

13.2. Một số đề xuất để giải quyết tình trạng xung đột trong bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại

Thứ nhất: Cần quy định thống nhất dữ liệu và thông suốt thông tin về tên thương mại khi đăng ký nhãn hiệu tại Cục SHTT và thông tin về nhãn hiệu khi đăng ký kinh doanh để sớm loại bỏ các trường hợp có khả năng xảy ra xung đột giữa nhãn hiệu và tên thương mại khi những dấu hiệu này thuộc sở hữu của các chủ thể khác nhau.

Thực tế hiện nay, trong quá trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu, Cục SHTT không tra cứu cơ sở dữ liệu của cơ quan đăng ký kinh doanh và ngược lại, cơ quan đăng ký kinh doanh cũng không tra cứu cơ sở dữ liệu SHCN đăng ký nhãn hiệu của Cục SHTT trong quá trình xem xét đăng ký tên doanh nghiệp.

Với việc đăng ký nhãn hiệu, Cục SHTT chỉ phát hiện có sự xung đột với tên thương mại được sử dụng trước khi có phản đối của chủ sở hữu tên thương mại. Với việc đăng ký tên thương mại, pháp luật đẩy trách nhiệm tra cứu tên thương mại trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu cho chủ thể đăng ký kinh doanh. Trong những trường hợp như vậy, khi có tranh chấp xảy ra đều làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, uy tín, danh tiếng của chủ thể.

Cần áp dụng công nghệ số để giúp tra cứu trực tuyến cơ sở dữ liệu về tên thương mại, nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp… và Luật SHTT quy định việc cập nhật nhanh nhất có thể (ví dụ: cập nhật hàng tuần). Theo đánh giá của nhiều doanh nghiệp và chuyên gia thì hiện nay hệ thống cơ sở dữ liệu của Cục Sở hữu trí tuệ không đầy đủ và không được cập nhật kịp thời, không ổn định.

Thứ hai: Quy định về cách giải quyết tình trạng trùng tên doanh nghiệp (do đăng ký theo Nghị định 88/2006/NĐ-CP trước đây) không triệt để khi pháp luật chỉ  “khuyến khích” các doanh nghiệp đăng ký đổi tên hoặc bổ sung tên địa danh để làm yếu tố phân biệt với các doanh nghiệp trùng tên ở các tỉnh thành khác. Vì vậy, đề nghị xem xét quy định một thời hạn để những doanh nghiệp đăng ký thành lập sau mà bị trùng tên thì phải đổi tên hoặc bổ sung tên địa danh; đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp thực hiện hoạt động này như: cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, miễn phí chi phí đăng ký lại…

Thứ ba: Cần sửa đổi quy định về điều kiện bảo hộ tên thương mại và nhãn hiệu (Mục 5 Chương VII Phần III của Luật SHTT) theo hướng nhãn hiệu hay tên thương mại sẽ không được bảo hộ khi trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hay tên thương mại đang được bảo hộ của chủ thể khác, sử dụng cho những hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự, có khả năng gây nhầm lẫn.

Thứ tư: Cần bổ sung những quy định tên thương mại bị coi là xâm phạm khi trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi hoặc nhãn hiệu nổi tiếng của chủ thể khác.

Thứ năm: Cần có hướng dẫn cụ thể về phạm vi bảo hộ tên thương mại, thời điểm xác lập quyền đối với tên thương mại để việc giải quyết tranh chấp, xung đột nhãn hiệu và tên thương mại được thuận lợi, dễ dàng.

Thứ sáu: Cần đơn giản thủ tục và rút ngắn thời gian cho việc cơ quan đăng ký kinh doanh buộc đổi tên doanh nghiệp trong trường hợp tên thương mại đó vi phạm nhãn hiệu đang được bảo hộ.

14. Hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Các sản phẩm liên quan đến quyền tác giả rất rộng, do vậy cần có hướng dẫn cụ thể hơn để tránh những vướng mắc cho thủ tục đăng ký quyền tác giả đối với tác giả người nước ngoài.

Dự thảo quy định sửa đổi, bổ sung Điều 50 như sau:

“Điều 50. Hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

1. Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan theo cách thức trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính, qua Cổng dịch vụ công trực tuyến cho cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan.
2. Hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm:
3. a) Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt có đầy đủ thông tin về người nộp hồ sơ, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan; thời gian hoàn thành; tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; tên tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; thông tin về cấp lại, cấp đổi (nếu có), cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong tờ khai. Tờ khai do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan ký tên hoặc điểm chỉ, trừ trường hợp không có khả năng về thể chất để ký tên hoặc điểm chỉ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan;

1. b) Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan;

…

Ở điểm a, thuật ngữ “tên tác giả” cần được quy định ngay trong Luật là những thông tin về tác giả, gồm tên thật, nghệ danh, số hộ chiếu… Tránh trường hợp yêu cầu quá nhiều thông tin về tác giả đối với các đơn đăng ký quyền tác giả cho cá nhân, pháp nhân nước ngoài. Nhiều thông tin cá nhân mà nghệ sỹ không muốn công khai, đây cũng là đặc điểm đặc thù của quyền tác giả, đặc biệt là về nghệ thuật. Bên cạnh đó, cần quy định trong Luật SHTT về việc chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các thông tin khai trong đơn. Trên cơ sở đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ ban hành mẫu đơn đúng với các thông tin mà Luật yêu cầu.

Quy định “Tờ khai do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan ký tên hoặc điểm chỉ” sẽ gây khó khăn cho việc đăng ký. Nếu đã cho phép ủy quyền nộp (như quy định ở khoản 1) thì có thể ủy quyền ký tờ khai. Do đó, đề nghị xem xét quy định này cho phép ủy quyền ký tờ khai.

Theo đó, cần bổ sung quy định trong Luật SHTT về vấn đề uỷ quyền, đặc biệt là các thủ tục uỷ quyền để thuận tiện trong áp dụng.

15. Vấn đề chậm trễ trong việc cấp phép lưu hành dược phẩm

Dự thảo bổ sung Điều 131a như sau:

“Điều 131a. Đền bù cho chủ sở hữu sáng chế vì sự chậm trễ trong việc cấp phép lưu hành dược phẩm

“1. Khi thực hiện thủ tục duy trì hiệu lực bằng độc quyền sáng chế, chủ bằng độc quyền sáng chế không phải nộp phí sử dụng văn bằng bảo hộ cho khoảng thời gian mà thủ tục đăng ký lưu hành lần đầu của dược phẩm được sản xuất theo bằng độc quyền sáng chế đó tại Việt Nam bị chậm.

2. Thủ tục đăng ký lưu hành dược phẩm bị xem là chậm nếu kết thúc hai năm kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký lưu hành mà cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành dược phẩm không có văn bản phản hồi lần đầu đối với hồ sơ. Khoảng thời gian bị chậm được tính từ ngày đầu tiên sau khi kết thúc hai năm tính từ ngày cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành dược phẩm nhận đủ hồ sơ đến khi có văn bản phản hồi lần đầu.
3. Thời gian chậm do lỗi của người nộp đơn hoặc do nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền không tính vào các khoảng thời gian quy định tại khoản 2 Điều này.
4. Trường hợp chủ bằng độc quyền sáng chế đã nộp phí sử dụng văn bằng bảo hộ cho khoảng thời gian bị xem là chậm, số phí đã nộp sẽ được trừ vào kỳ duy trì hiệu lực tiếp theo hoặc hoàn trả.
5. 5. Để không phải nộp phí sử dụng văn bằng bảo hộ theo quy định tại khoản 1 Điều này thì trong vòng mười hai tháng, kể từ ngày dược phẩm được cấp phép lưu hành, chủ bằng độc quyền sáng chế phải nộp cho cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành dược phẩm xác nhận về việc thủ tục đăng ký lưu hành dược phẩm đó bị chậm.
6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”.

Đây là quy định mới so với Luật hiện hành, theo đó chủ văn bằng độc quyền sáng chế không phải nộp phí sử dụng văn bằng bảo hộ cho khoảng thời gian mà thủ tục đăng ký lưu hành lần đầu của dược phẩm được sản xuất theo bằng độc quyền sáng chế tại Việt Nam bị chậm. Để không phải nộp phí sử dụng văn bằng bảo hộ trong trường hợp này thì trong vòng 12 tháng kể từ ngày dược phẩm được cấp phép lưu hành, chủ bằng độc quyền sáng chế phải nộp cho cơ quan xác lập quyền sở hữu công nghiệp văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành dược phẩm xác nhận về việc thủ tục đăng ký lưu hành dược phẩm đó bị chậm.

Trong quy định của pháp luật về dược không tìm thấy quy định cấp văn bản xác nhận về việc thủ tục đăng ký lưu hành dược phẩm bị chậm, chỉ có các quy định liên quan đến cấp mới, sửa đổi, gia hạn số đăng ký lưu hành dược phẩm. Dự thảo đã bổ sung khoản 5 giao Chính phủ quy định chi tiết về việc cấp xác nhận, đề nghị xem xét đến tính khả thi, thống nhất của quy định này với quy định của pháp luật về dược.

Quy định này của Dự thảo đi theo hướng miễn phí/lệ phí sử dụng văn bằng bảo hộ để duy trì hiệu lực sáng chế. Tuy nhiên đề nghị Ban soạn thảo xem xét cho phù hợp với quy định của EVFTA. Điều 12.40 của EVFTA yêu cầu phải bồi thường cho chủ sở hữu sáng chế dưới dạng kéo dài thời hạn bảo hộ của sáng chế đúng bằng thời gian “bị chậm trễ bất hợp lý” trong quá trình thẩm định và cấp văn bằng bảo hộ (nhưng không quá hai năm). Theo đó, cần đưa ra cơ chế để chủ sở hữu sáng chế có liên quan có thể kéo dài thời hạn bảo hộ của sáng chế.

16. Vấn đề tương thích với cam kết quốc tế

Có một số cam kết trong các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Luật SHTT hiện hành chưa bảo đảm tương thích nhưng lại chưa được đưa vào phạm vi sửa đổi trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật SHTT. Cụ thể:

• Cam kết về các biện pháp khẩn cấp tạm thời

Theo cam kết tại Điều 12.45 EVFTA về các biện pháp khẩn cấp tạm thời thì có một số khía cạnh chưa đáp ứng bởi Luật hiện hành (Điều 206). Trong khi đó Dự thảo Luật không bao gồm quy định sửa đổi Điều 206 Luật SHTT:

Cụ thể, quy định tại Điều 206 Luật SHTT có một số điểm chưa tương thích với EVFTA

• Về thời điểm có thể yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời: Luật SHTT chỉ cho phép chủ thể yêu cầu biện phạm tạm thời khi hoặc sau khi khởi kiện tại Tòa án; trong khi đó EVFTA quy định chủ thể có thể yêu cầu Tòa án vào bất kỳ thời điểm nào (không phụ thuộc vào việc đã khởi kiện hay chưa) miễn là có bằng chứng hợp lý làm căn cứ cho yêu cầu của mình.

Chú ý: việc Hiệp định quy định Tòa án hành động theo yêu cầu của “một bên” (a party) không nhất thiết được hiểu là phải có việc khởi kiện trước đó (bởi ngay khi yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì đối với Tòa án, đây đã là một “vụ việc” và xuất hiện “các bên” của vụ việc).

• Về tình huống áp dụng/điều kiện yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời: Theo Luật SHTT thì chủ thể quyền chỉ có thể yêu cầu trong 02 trường hợp (nguy cơ thiệt hại không thể khắc phục, và nguy cơ hàng hóa, chứng cứ bị tẩu tán hoặc bị thiêu hủy), trong khi EVFTA quy định các mục tiêu khác, rộng hơn (để ngăn chặn việc đưa vào lưu thông, để bảo vệ chứng cứ, bao gồm cả bảo vệ thông tin bí mật).

Do đó, đề nghị nghiên cứu bổ sung vào Dự thảo nội dung sửa đổi Điều 206 để bảo đảm tương thích với EVFTA.

• Cam kết về bảo hộ chống lại hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong SHTT

Theo cam kết tại Điều 12.12 EVFTA thì Việt Nam phải bảo hộ chống cạnh tranh không lành mạnh theo Điều 10bis Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp. Trong so sánh với yêu cầu tại Điều 10bis này thì Điều 130 Luật SHTT (quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh) dường như chưa hoàn toàn tương thích hoặc vượt quá yêu cầu cam kết. Cụ thể:

• Về các hành vi cạnh tranh không lành mạnh cụ thể: Luật SHTT quy định các hành vi giới hạn ở hệ quả “gây nhầm lẫn về…” trong khi Công ước nhận diện các hành vi theo hệ quả “gây nhầm lẫn”, “gây mất lòng tin” hoặc “định hướng sai”;
• Về chủ thể thực hiện hành vi: Luật SHTT cấm các hành vi cạnh tranh không lành mạnh dù là thực hiện bởi chủ thể nào, trong khi Công ước chỉ yêu cầu cấm với chủ thể là “đối thủ cạnh tranh” (trừ trường hợp hành vi “định hướng sai”). Việc quy định chuẩn cao hơn yêu cầu trong trường hợp này dường như là chưa hợp lý với bối cảnh Việt Nam (bởi nó sẽ khiến số lượng vi phạm tăng lên do diện chủ thể tăng).

Do đó, đề nghị nghiên cứu bổ sung vào Dự thảo nội dung sửa đổi Điều 130 để bảo đảm tương thích với EVFTA (về hành vi cạnh tranh không lành mạnh) cũng như không vượt quá cam kết (về chủ thể vi phạm).

• Về biện pháp công nghệ bảo vệ quyền

Dự thảo bổ sung Điều 10b. Biện pháp công nghệ bảo vệ quyền là biện pháp sử dụng bất kỳ kỹ thuật, công nghệ, thiết bị hoặc linh kiện nào trong quá trình hoạt động bình thường có chức năng chính nhằm bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan đối với các hành vi được thực hiện mà không được sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan.

Trong khi đó, Điều 12.12 EVFTA chỉ giới hạn việc bảo hộ các biện pháp công nghệ bảo vệ quyền ở các biện pháp được cho là “hữu hiệu”, với định nghĩa “Biện pháp công nghệ được coi là “hữu hiệu” khi việc sử dụng tác phẩm hoặc các đối tượng được bảo hộ khác được kiểm soát bởi các chủ thể quyền thông qua ứng dụng kiểm soát truy cập hoặc quy trình bảo vệ như mã hóa, xáo trộn dữ liệu, hoặc các hình thức biến đổi khác đối với tác phẩm hoặc các đối tượng được bảo hộ khác hoặc cơ chế kiểm soát sao chép nhằm đáp ứng mục tiêu bảo hộ.”.

Như vậy, so với cam kết EVFTA, quy định tại Dự thảo mở rộng diện các biện pháp công nghệ được bảo hộ, không chỉ dừng lại ở các biện pháp “hữu hiệu” theo các tiêu chí như nêu trong EVFTA (phải thông qua ứng dụng kiểm soát truy cập, quy trình bảo vệ, kiểm soát sao chép) mà là tất cả các biện pháp sử dụng công nghệ, kỹ thuật, thiết bị nào có chức năng bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan khỏi hành vi xâm phạm. Chú ý rằng việc quy định bổ sung thêm từ “hữu hiệu” trong “biện pháp công nghệ hữu hiệu bảo vệ quyền” không làm thay đổi phạm vi theo định nghĩa biện pháp này.

Việc mở rộng diện bảo hộ cho các biện pháp công nghệ bảo vệ quyền ở Việt Nam là một thách thức lớn cho việc thực thi trên thực tế, đặc biệt với các cơ quan thực thi pháp luật, trong bối cảnh số lượng các xâm phạm đối với các biện pháp này có thể là rất lớn và nguồn lực của các cơ quan thực thi hạn chế.

Do đó, đề nghị xem xét lại quy định này, cân nhắc thu hẹp phạm vi đối tương bảo hộ theo hướng bổ sung vào định nghĩa “biện pháp công nghệ hữu hiệu bảo vệ quyền” các nội dung về tiêu chí “hữu hiệu” như trong cam kết EVFTA.

17. Vấn đề thuật ngữ

Khái niệm “Sao chép”:

Khoản 10 Điều 4 quy định “Sao chép là việc tạo ra bản sao của toàn bộ hoặc một phần tác phẩm hoặc bản ghi âm, ghi hình bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào”.

Phương tiện và hình thức là cách tạo ra bản sao, còn định dạng là sản phẩm đầu ra của quá trình đó, nên nội hàm của “định dạng” chưa có trong khái niệm này.

Quy định về định dạng của bản sao tác phẩm cũng có ý nghĩa quan trọng khi áp dụng ngoại lệ về quyền tác giả đối dành cho người khuyết tật được quy định tại Điều 25(a): “1. Người khuyết tật, người nuôi dưỡng, chăm sóc cho người khuyết tật được quyền sao chép, biểu diễn, truyền đạt tác phẩm dưới định dạng bản sao dễ tiếp cận của tác phẩm khi có quyền tiếp cận hợp pháp với bản gốc hoặc bản sao tác phẩm.”.

Để phù hợp với Hiệp ước Marrakesh bảo vệ quyền tiếp cận thông tin cho người khuyết tật chữ in mà Việt Nam đang làm hồ sơ gia nhập, đề nghị xem xét sửa thành:

“10. “Sao chép” là việc tạo ra bản sao của toàn bộ hoặc một phần tác phẩm hoặc bản ghi âm, ghi hình bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào và dưới bất kỳ định dạng nào”.

Khái niệm Bản sao dễ tiếp cận:

Định nghĩa “bản sao dễ tiếp cận” trong Khoản 1, Điều 25a: “Bản sao dưới định dạng dễ tiếp cận là bản sao của tác phẩm được thể hiện bằng một phương thức hay định dạng khác dành cho người khuyết tật. Bản sao dưới định dạng dễ tiếp cận chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân của người khuyết tật và có thể có những điều chỉnh kỹ thuật phù hợp đối với bản sao tác phẩm khi làm bản sao dưới định dạng dễ tiếp cận nhưng không được có thay đổi nào khác ngoài những thay đổi cần thiết để người khuyết tật có thể tiếp cận tác phẩm”.

Tuy khái niệm này chỉ áp dụng trong phạm vi Điều 25(a), nhưng khi thi hành Luật này và Hiệp ước Marrakesh tại Việt Nam, quyền tiếp cận tác phẩm của người khuyết tật cần được sự ủng hộ của giới luật sư SHTT và các nhà xuất bản. Do đó, có ý kiến đề xuất đưa khái niệm này được chuyển lên Điều 4, sau khái niệm “sao chép” để nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền tiếp cận tác phẩm của người khuyết tật, đồng thời cũng thể hiện tính nhân văn của Luật này.

Khái niệm “Dụng ý xấu”:

Dự thảo có một số quy định về “dụng ý xấu” (sửa đổi bổ sung Điều 96, Điều 117, Điều 130) nhưng chưa có định nghĩa về về “dụng ý xấu”, điều này sẽ tạo khó khăn trong áp dụng. Do đó, đề nghị xem xét đưa ra khái niệm, hướng dẫn cụ thể cách hiểu tổng quát về “dụng ý xấu”.

Trên đây là một số ý kiến Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam gửi tới Quý Cơ quan xem xét để hoàn thiện Dự thảo. Chúng tôi gửi kèm theo công văn này bản ý kiến chi tiết của Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Giống cây trồng Việt Nam để Quý Cơ quan tham khảo.

Trân trọng cảm ơn.

[1] Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, trong đó xác định “hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ và giải quyết các tranh chấp dân sự, khắc phục những điểm nghẽn cản trở sự phát triển của đất nước.”.

[2] Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

[3] Điều 18. Các biện pháp điều chỉnh thương mại

Quyền của nhà tạo giống phải độc lập với bất kỳ biện pháp nào được Bên ký kết thực hiện để điều chỉnh việc sản xuất, công nhận và đưa ra thị trường vật liệu của giống cây trong lãnh thổ của mình hoặc nhập khẩu hoặc xuất khẩu các vật liệu như vậy. Trong mọi trường hợp, các biện pháp như vậy phải không gây ảnh hưởng tới việc áp dụng các quy định của Công ước này.

[4] Có thể tham khảo thêm quy định tương tự của một số nước, ví dụ, tham khảo danh mục các lĩnh vực kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia đang được cơ quan UK Patent Office áp dụng: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/307009/p-securitylist.pdf

[5] Thủ tục này rất nhanh chóng và đơn giản. Đơn chỉ cần kèm theo một bản tóm tắt ngắn gọn về sáng chế (kèm theo hình vẽ) và Cơ quan Sở hữu trí tuệ Singapore (IPOS) phải có văn bản trả lời trong vòng 05 ngày. Ngoài ra, còn có thủ tục rút gọn cho phép chủ sáng chế nộp đơn ở nước ngoài trước và có văn bản thông báo sau với IPOS. Chủ sáng chế có thể chỉ bị phạt tối đa là 2.000 đô la Singapore mà không có bất kỳ chế tài nào khác. Tương tự, thủ tục cấp phép nộp đơn SC ra nước ngoài ở Malaysia là 2 tuần. Tương tự, luật sáng chế của Hoa Kỳ cũng có quy định cho phép người nộp đơn yêu cầu và được cho phép nộp đơn ra nước ngoài theo thủ tục nhanh chóng (3 ngày). Theo quy định của Singapore, chủ đơn sáng chế phải thực hiện một thủ tục xin phép nộp đơn sáng chế ra nước ngoài (Written Authorised Clearance).

[6] https://thanhtra.most.gov.vn/thanhtra/tin-tuc/4/49/nhung-ket-qua-dat-duoc-cua-chuong-trinh-168-ve-phoi-hop-hanh-dong-phong-va-chong-xam-pham-quyen-so-huu-tri-tue-giai-doan-ii-2012—2015.aspx.

[7] Điều 19 Nghị định 01/2021/NĐ-CP